案例聚焦|请注意!递交美国商标申请的申请人地址要求有变化

2021-03-23

  ▶案情简介

  近日,以下两件美国商标申请收到审查员针对申请人地址下发的审查意见。该审查意见为根据美国专利商标局2019年8月3日最新发布实施的商标审查指南4-19(2020年9月经修改),关于外国住所的申请人和注册人需委托美国执业律师的相关规定所下发。具体案情如下:

  案例1

  2020年4月,国内某航空公司递交马德里指定美国商标申请。2020年8月答复美国审查员关于商品不规范的审查意见后,近日,收到美国审查员电话通知的非正式审查意见,要求进一步提供申请人的地址信息。

  审查员认为,该商标申请人所提交的地址信息为“中国XX省XX市XX机场”,并非公司的实际经营所在地,而为转交地址。且经审查员初步网络查询,申请人主要营业地址并非前述机场地址,且即使为前述地址,也至少有街道信息。因此要求申请人提供主要营业地点。

  案例2

  2018年9月,美国特拉华州某注册公司在美国递交商标申请。因在先商标权利状态不稳定,被搁置审理。近日,因在先商标顺利注册,收到美国审查员的正式驳回通知。该驳回通知除基于在先商标下发驳回以外,亦要求进一步确认和提供申请人的地址信息。

  审查员认为,该商标申请人的地址为“特拉华州纽瓦克XX街道”。经查,前述地址为公司注册代理商的地址,而疑似并非申请人的实际住所地址,由此要求提供商标申请人的总部营业地址。

 

  ▶律师点评

  审查员的上述要求,系根据美国专利商标局2019年8月最新发布实施的商标审查指南4-19的相关规定,申请人为法人实体的,申请人需提供的地址应为总部的主要营业地点,即高级管理人员或管理人员通常指挥和控制实体活动的地址,一般均需详细至街道信息。

  之所以需要申请人提供上述地址信息,主要是为了审查员判断商标申请人的住所地是否为美国境外。如是,则需进一步依据上述指南的要求,委托美国执业律师代理案件。该指南适用于2019年8月3日后(含当日)递交的申请案件(如上述案例1),以及2019年8月3日前尚未审查完毕,且有其他事项需申请人一并答复的案件(如上述案例2)。

  在上述案例1中,申请人可进一步提供相关的街道信息,以答复本次非正式审查意见。在上述案例2中,申请人需确认此前提供的地址信息是否为主要营业地址,若确实是,可直接答复确认。若后续审查员有进一步疑问的,可再行提供如(1)最新的最终年度或季度报告或其他类似报告、(2)由联邦或州政府机构颁发的公司或其他业务实体的当前良好信誉证书等,以证明确为公司高级管理人员或管理人员通常指挥和控制实体活动的地址。

  上述案例提示,在递交美国商标申请人,尽量避免申请人的地址采用邮局信箱、照管/托管地址,或其他缺少街道地址,而需提供高级管理人员或管理人员通常指挥和控制实体活动的地址,以免下发相应的审查意见。

 

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