文/北京集佳知识产权代理有限公司 谭雅琦

　　不少企业在申请注册商标后，都面临实际使用的标志与注册标志不完全一致的情形。根据国内《商标法》和《商标审查指南》的相关规定，注册商标需要改变其标志的，导致原注册商标的主要部分和显著特征发生变化，改变后的标志同原注册商标相比，易被认为不具有同一性，应当重新提出注册申请，且擅自改变的，限期改正后拒不履行的，依法予以撤销。但其中何谓“主要部分和显著特征发生变化”，在实践中并没有统一的意见，而个案判断。

　　在欧盟的商标审查实践中，2015年12月，欧洲议会和理事会发布的《欧盟商标指令》第16条第（5）款亦对此作出了类似的规定，即商标在使用中与注册标志的某些要素不一致，但未改变注册标志显著特征的，无论该使用中的标志是否被同一所有人注册，亦可视为前述注册标志的使用。

　　2020年10月，欧洲联盟知识产权网（EUIPN）【1】就商标使用标志是否构成注册标志“实质变更”情形达成了共同惯例的共识，并就此发布了欧盟融合计划第八个通用实践指南。该指南旨在协调欧盟各国和各地区知识产权局的实践，确定通用原则，增加审查员和商标申请人的透明度、法律确定性、一致性和可预测性，以评估何种情形的标志使用被认定为改变了注册商标的显著性，并在此方面提供指导。日前，该实践指南已于2021年1月15日正式生效。

　　在指南中，关于使用标志是否视为注册商标的使用，提供了两步评估步骤。首先，判断注册标志中的主要显著部分和主要视觉部分（visually dominant elements）；其次，判断使用标志与注册标志的不同点，并评估相应的改变所带来的影响。

　　为使指南更具参考性，指南依据标志要素的“增加”、“省略”、“特征的更改”以及“前述情形的组合”各类型，提供了对文字商标，纯图形商标和复合商标的显著性特征的影响的具体示例。

　　一、标志要素的增加

　　一般而言，当增加的要素为显著要素，与已注册标志相互作用，而使已注册标志不具有独立性时，则视为显著要素变更，不能视为注册标志的使用，如以下示例中，虽然均增加了大鱼图形的设计，但对第一组而言，形成了“大鱼吃小鱼”的新的标识含义，因而改变了原标志的显著特征：

　　▪示例一

　　但若注册标识本身具有中等强度的显著性，在此基础上增加的为非显著要素，则一般视为注册标识的使用，而不论这些元素在视觉上是否占据主要位置。若注册标识本身显著性即较弱，则其显著特征的改变则显得较为容易，即使增加弱显著性元素，也可能不被认定为注册标志的使用（如以下示例二中第六组）。例如：

　　▪示例二

　　二、标志要素的省略

　　同标志要素的增加，标志要素的省略判断也主要分为显著要素的省略和非显著要素的省略。就显著要素的省略而言，则很大可能改变标志整体的显著性，因此构成实质变更。而仅在该显著要素因尺寸和/或位置的原因，而容易被消费者所忽略，则相应的省略可被视为原注册标志的使用。如：

　　▪示例三

　　若注册标识本身具有中等强度的显著性，在此基础上省略的为非显著要素或弱显著要素，则一般视为注册标识的使用。但若省略的部分为主要视觉部分，或与注册标志中其他元素有相互作用的关联关系，则其省略可能会造成显著部分的实质变更。如：

　　▪示例四

　　若注册标识本身即由较低显著性或缺乏显著性的要素组合而成，且这些要素的组合使整个标志可注册，则省略这些要素中的一个或多个通常会实质改变注册标志的显著性。如：

　　▪示例五

　　三、标志要素特征的更改

　　（一）文字商标

　　对于文字商标，标志要素特征的更改，包括字体、样式、大小、大小写、颜色或位置等。一般而言，只要该字样仍然可识别，就不会构成注册标志显著特征的实质变更。而若文字无法识别（如以下示例六第一组），或由于位置等要素的改变，导致注册标志文字含义发生变化（如以下示例六第二组），或部分文字系由风格化的图形构成（如以下示例六第三、四组），则前述情形的更改将不被视为注册标志的使用。具体情形示例如下：

　　▪示例六

　　（二）图形商标

　　对于纯图形商标而言，显著性来源于特定形式中的图形要素。因此，对图形的更改很可能会改变注册标志的主要显著特征，除非它涉及的并非对标志显著性至关重要的特征（例如颜色，形状等）。但若颜色系构成显著特征的来源（如以下示例七第二组），则颜色的改变也将视为注册商标的实质变更。如果纯图形商标的显著性很低，则即使对商标进行很小的改动也可能导致其显著性的实质改变。

　　▪示例七

　　需要留意的是，对于黑白商标和彩色商标，更换颜色（如黑白更换为彩色，或彩色更换为黑白），与国内的判断标准稍有不同。根据本指南，颜色更改是否构成注册标志的实质变更，判断标准仍主要取决于是否对注册标志的显著要素构成更改，换句话说，“颜色”是否为该注册标志的显著要素。如上述示例七中第二组，指定商品为第31类“香蕉”，因此，该注册标志中的“粉色”为该注册商标的主要显著部分，更改为其他颜色则构成实质变更，而如上述示例七中的第一、三组，颜色并非注册商标的主要显著部分，则可以在使用中更换标志的颜色。

　　（三）组合商标

　　文字和图形的组合商标，其某个要素的更改，同上述判断规则，亦需要考虑是否对主要显著部分进行了更改。一般来说，某要素对显著性的贡献越大，对该要素的改变就越有可能改变整个注册标志的显著性。

　　▪示例八

　　如上述示例，注册商标指定在第32类矿泉水商品上，相较而言，图形对指定商品具有一定暗示性，而显著性较弱。因此，文字部分“GERIVAN”为该注册商标的主要显著部分。第一组中的使用标志仅是对图形和文字的位置进行了调整，不影响文字部分的显著性。而第二组的使用标志对文字进行了拆分，形成了新的商业印象，故视为实质变更。

　　四、各类型要素变更的组合

　　除了上述提及的要素的增加、省略和特征更改以外，也有不少使用标志的更改系前述样式更改的组合。此种情况下，即分别遵循上述通用规则指南的原则进行判断即可。指南中简单给出了几项示例如下：

　　▪示例九

　　上述指南的发布，对于欧盟商标和欧盟成员国商标的审查实践具有重大意义，不仅商标权利人可以根据商标在使用过程中的演变，判断是否需重新申请注册商标，同时为权利人和审查员在异议、无效等反对程序中，审查异议人、无效申请人的基础商标是否在指定商品上投入了有效使用，以判断基础商标的权利范围，以及在撤销程序中，判断被撤销商标是否在指定商品上进行了有效使用提供了较为明确的指引。此外，其中“是否构成主要部分和显著特征的实质变更”的判断思路，亦对国内实践具有参考价值。

　　注释

　　【1】欧洲联盟知识产权网（EUIPN）汇集了欧盟各国家和地区知识产权局，欧盟知识产权局，国际合作伙伴等，以在欧盟建立更强大的知识产权网络，旨在加强欧盟知识产权局和欧盟各国家和地区知识产权局、国际合作伙伴间的合作，达成更多共识。