文/北京集佳知识产权代理有限公司西安分部 姚文杰

　　摘要：在判断创造性的三步法中，是否具有技术启示是OA答复实践中经常遇到的问题。由于技术启示的判断本身具有一定的主观性，因此申请人和审查员经常在是否具有技术启示方面存在分歧。本文从代理人角度结合OA答复实践经验浅谈了面对类似分歧如何应对以争取授权的一些策略。

　　引言：

　　在发明的实质审查中，作为专利核心内容的创造性是审查员和代理人都非常关注的焦点。众所周知，在我国，对专利创造性的判断沿用的是国际上通用的三步法。在判断创造性的三步法中，最接近的现有技术、发明的区别特征以及实际解决的技术问题的确定在实际操作时较为客观，有实在的依据可以遵循。然而，三步法中的最后一个步骤，即判断要求保护的发明对本领域的技术人员来说是否显而易见，不可避免地带有一定的主观性。

　　根据审查指南的规定，在判断要求保护的发明对本领域的技术人员来说是否显而易见的步骤中，要确定的是现有技术整体上是否存在某种技术启示，即现有技术中是否给出将上述区别技术特征应用到该最接近的现有技术以解决其存在的技术问题的启示，这种启示会使本领域的技术人员在面对所述技术问题时，有动机改进该最接近的现有技术并或得要求保护的发明。

　　结合指南，关于技术启示的含义并没有直接地定义，只是给出了是否存在启示的判断标准：是否给出将区别技术特征应用到最接近的现有技术以解决其存在的技术问题。这种判断本身具有一定的主观性。接下来，笔者从代理人的角度以OA答复实践中遇到的问题为例探讨对技术启示的理解以及答复涉及技术启示的审查意见的策略。

　　案例：

　　▪案例一

　　专利申请涉及一种制造光电模块的方法。审查员运用三步法判断该专利申请的创造性。所确定的相对于最接近的现有技术的区别技术特征为：在制造过程中对光电模块的支承件进行电激励并进行光热检查，以实现在早期检测可能的缺陷。审查员引用的另一篇对比文件2中公开了一种支承件中检测缺陷位置的方法。具体地，对比文件2公开了对支承件进行电激励并检测可能的缺陷。也就是说，专利申请的区别技术特征被对比文件2公开。而且，审查员认为上述区别技术特征在对比文件2中所起的作用与其在本申请中所保护的技术方案为解决其技术问题所起的作用相同，都是对支承件进行电激励以检测缺陷，因而存在将上述区别技术特征应用到最接近的现有技术以解决其存在的技术问题的启示，即现有技术整体上存在技术启示。

　　申请人在第一次答复中重点强调了如下内容：（1）上述区别技术特征在本申请所起的作用是在早期检测缺陷以提高产率，而对比文件2没有涉及提高产率的技术问题；（2）对比文件2教导了电阻的测量足以实现质量控制，因此本领域技术人员在对比文件2的教导下仅可能应用电阻测量的常规质量控制方法，而不会想到应用上述电激励的区别技术特征。在此，申请人的答复策略是从技术问题和对比文件2给出的教导出发，还原本领域技术人员在解决本申请的技术问题时可能应用的技术方案。这种仅基于技术问题和技术教导的情境还原答复策略本身具有较强的主观性。

　　接下来，审查员也采用了情境还原方法，认为在生产流水线上对每一环节的物件进行合格检查以避免后续的成本和时间浪费是各领域的公知做法，即，认为在早期检测缺陷以提高产率属于生产过程中的普遍技术问题。在对比文件2公开了检验支承件质量的方法的情况下，本领域技术人员有动机将对比文件2公开的电激励质量检测方法应用于最接近的现有技术以实现早期检测缺陷。在此，审查员也是在技术问题和公开的技术手段的基础上采用情境还原方法来判断是否存在技术启示，同样具有较强的主观性。

　　此时，可以发现，申请人和审查员由于在技术问题和技术教导方面的认知不同在是否具有技术启示方面产生了分歧。后面答复的关键在于如何处理这种分歧。

　　在实际操作中，笔者在整体考虑对比文件2的技术背景和技术细节的基础上，发现对比文件2实际上涉及锂离子可充电电池中的接合多层组件的缺陷检测，与本申请的光电模块的支承件有所不同。进一步研究对比文件2的技术细节后发现：对比文件2中的多层组件本身就接有正负极，因此相对容易想到用通电方式进行电激励来进行缺陷检测。然而，而在本申请所属领域，支承件在使用时的主要功能为支承并没有电极，因此在进行电激励时需要额外接电极，这对于本领域所述技术人员并不容易想到。在后续答复中，申请人采纳了该建议，从对比文件2中的多层组件具有电极这一技术细节出发，论述了不存在技术启示。最后审查员接受了申请人的观点。

　　通过该案例可知，是否存在技术启示的判断本身就存在一定的主观性。如果仅从技术问题以及技术教导出发，难以达成一致的观点。这时，整体考虑技术方案，放大技术细节，从相对客观的技术特征出发，辅以一定的逻辑分析，更容易得到审查员的认同。

　　▪案例二

　　专利申请涉及一种雷达物位计系统。审查员运用三步法判断该专利申请的创造性。所确定的相对于最接近的现有技术的区别技术特征为：连接结构从屏蔽结构径向延伸，将屏蔽结构电连接至罐。审查员引用了对比文件2，其涉及一种用于测定和监测容器内介质的料位高度的装置。上述区别技术特征被对比文件2公开。由于对比文件2的测量料位的装置与本申请同属料位测量领域，因此审查员认为对比文件2给出了将上述区别技术特征应用于最接近的现有技术以解决其技术问题的技术启示。

　　在答复中，申请人重点强调上述区别技术特征所解决的技术问题与对比文件2所旨在解决的技术问题截然不同。上述区别技术特征在本申请中所解决的技术问题是通过将来自屏蔽结构的电磁信号引导至罐来提高更可靠的物位测量。而申请人通过分析对比文件2的技术细节后认为对比文件2所旨在解决的技术问题是用介电材料代替金属以降低成本。因而，申请人认为：由于所解决的技术问题不同，不存在将区别技术特征应用于最接近的现有技术的技术启示。

　　审查员对此有不同看法。审查员认为对比文件2客观上公开了上述区别技术特征，也公开了用连接件实现屏蔽结构和罐体的技术手段，因此存在相应的技术启示。

　　在此，申请人和审查员关于是否存在技术启示的分歧在于考量层次不同。申请人认为在技术问题不同的情况下，不存在应用上述区别技术特征的技术启示。而审查员认为技术手段的公开给出了技术启示。然而，指南中关于判断是否存在技术启示的规定本身就比较模糊笼统，而且由于申请人和审查员的考量层次不同，因此难以评判孰是孰非，感觉都有一定道理，但结论却截然相反。

　　接下来，申请人进一步限定连接件为导电连接件以与对比文件2中的为介电材料的连接件进行区分，在此基础上，由于对比文件2没有公开导电连接件，因此也就没有相应的技术启示。

　　通过该案例可知，判断是否有技术启示需从整体技术特征考虑，仅基于所解决的技术问题不同不能判断是否存在技术启示。从不同角度判断是否存在技术启示可能会得到截然相反的结论。

　　结论：

　　结合上述案例分析可知，在专利审查实践中，在是否存在技术启示判断本身具有模糊性和主观性的情况下，审查员和申请人双方都非常容易带入主观感觉。申请人和审查员基于不同的情境还原、不同的考量层次，可能会得到截然相反的结论。面对这类分歧，再继续单纯以技术问题、技术教导、技术手段以及情境还原来争辩论述比较困难，需要仔细研究技术方案，回归实在的技术特征，找出区别或进一步限定以产生区别，辅以严密的逻辑分析来说服审查员。