文/集佳知识产权代理有限公司 赵青

　　在化学发明专利的技术方案中，参数特征可能是最让人头疼的一个存在。审查员通常会用很多套话对其进行否定，而申请人出于很多实际考虑而又不愿放弃，所以作为代理人而言，为了说服审查员，确实需要思考一些策略。

　　在《审查指南》中，对于涉及新颖性的参数限定，有如下规定“对于这类权利要求，应当考虑权利要求中的性能、参数特征是否隐含了要求保护的产品具有某种特定结构和／或组成。如果该性能、参数隐含了要求保护的产品具有区别于对比文件产品的结构和／或组成，则该权利要求具备新颖性；相反，如果所属技术领域的技术人员根据该性能、参数无法将要求保护的产品与对比文件产品区分开，则可推定要求保护的产品与对比文件产品相同，因此申请的权利要求不具备新颖性，除非申请人能够根据申请文件或现有技术证明权利要求中包含性能、参数特征的产品与对比文件产品在结构和／或组成上不同。”（第二部分第三章3.2.5）。作为对策，主要是围绕“是否能与对比文件相区别”而阐述参数特征在结构上的影响或者进行对比实验来加以证明。

　　然而对于涉及创造性的参数限定，《审查指南》中似乎没有像上述一样明确的规定，所以这就是一个存在博弈的区域。在本文中，作者通过举出两个实际案例对涉及创造性的参数限定的应对作一些简单探讨。

　　一、成功案例

　　案例1：一种陶瓷电子部件的制造方法

　　原权利要求1的内容是：“陶瓷电子部件的制造方法，所述陶瓷电子部件具有至少含有Fe、Ni、Zn的磁性体部和埋设在所述磁性体部内的以Cu为主要成分的内部导体，

　　所述方法具有将包含埋设在磁性体材料中的内部导体材料的未焙烧层积体在规定的升温速度X（℃/分）和氧分压Y（Pa）下进行焙烧的焙烧工序，所述磁性体材料在焙烧后成为所述磁性体部，所述内部导体材料在焙烧后成为所述内部导体，

　　将升温速度X示于x轴、氧分压Y示于y轴时，

　　所述焙烧在（X，Y）为由A（50，0.05）、B（1000，0.05）、C（1000，0.01）、D（1500，0.01）、E（1500，0.001）、F（2000，0.001）、G（2000，100）、H（1500，100）、I（1500，50）、J（1000，50）、K（1000，10）、L（50，10）围成的区域所表示的条件下进行，在达到最高温度的时刻开始降温。”

　　在审查意见中，审查员引用两篇对比文件否定其创造性。具体而言，审查员指出对比文件3公开了本发明方法中的由升温速度和氧分压构成的焙烧条件，区别点在于磁性体部和内部导体的组成不同。而对比文件1公开了本发明这样的磁性体部和内部导体。因此，只要将对比文件3的磁性体部和内部导体换成对比文件1的材料即可得到本发明。

　　首先，审查员有关特征的认定基本正确。争论的焦点在于是否有启示将对比文件1与对比文件3结合。审查员的观点是该方法的关键点为焙烧条件，在该焙烧条件被对比文件3公开的情况下，替换焙烧对象是容易的。但在本发明之前，没有人知道上述焙烧条件可以用来解决在通常的焙烧条件下将Cu与铁素体材料整体焙烧、制造陶瓷电阻部件时会出现的内部导体的主要成分Cu氧化或磁性体部的Fe还原、导致电阻率降低的问题。对于本领域技术人员，根本没有动机要用对比文件1记载的内部导体和磁性体去替换对比文件3中的相应的成分。可见，从发明的本质上讲，对比文件1并未涉及本发明的技术问题，对比文件3与对比文件1还是有一些距离的，并不容易结合。因此，申请人的理由还是能站住脚的，并不是毫无根据的，这是说服审查员的前提。

　　但是，在前几次的审查意见中，审查员也指出了类似的审查意见，可见审查员并不会轻易认可申请人有关对比文件的结合难度的意见。从审查员的逻辑来看，在看到本发明的特征分别被公开，权利要求中又无法直接体现本发明的技术课题和效果，所以对比文件的结合并没有什么障碍。换言之，审查员陷入了先结合而后得到应有效果的定式思维。因此，从实际情况来看，即便申请人理由正确，如果没有支持该理由的修改，则前景依旧不好判断。

　　这样，由于说明书并没有焙烧条件的进一步限定的记载，因而直接限定很难，申请人被逼到墙角。在如此绝境下，申请人根据实施例部分的记载，在权利要求1中加入了特征“内部导体的直流电阻为0.2Ω以下”和“磁性体部的绝缘电阻以电阻率logρ计为5以上”，并陈述对比文件1与对比文件3的结合难度，最终被审查员认可，不得不说这是一次非常棒的逆袭。

　　对这样的结果进行分析，第一，审查员认可本发明的效果以及两篇对比文件之间的差距是前提，从审查员再三发审查意见似乎感觉到是希望给出一个更完善的理由。第二，追加的参数特征是对应于实施例的，所以通常认为加入到权项中对权利要求有限定作用，至少审查员会这样认为，这样缩小范围的修改也是赢得认可的台阶。第三，由于有其它的直接限定性特征（工艺、原料）存在，这样的参数特征也不容易被认为潜在涵盖其它现有技术，这也是能换得审查员认可的一个重要因素。

　　二、失败案例

　　案例2：一种陶瓷电子部件

　　原权利要求1的内容是：“一种陶瓷电子部件，其特征在于，是将金属线材埋设在磁性体部中的陶瓷电子部件，

　　所述金属线材由以Cu为主成分的导电性材料形成，并且所述磁性体部由铁素体陶瓷组合物形成，

　　所述铁素体陶瓷组合物是至少含有Fe、Mn、Ni以及Zn的铁素体陶瓷组合物，其中，

　　Cu的摩尔含量换算成CuO为0～5mol%，

　　并且，将Fe换算成Fe2O3时的摩尔含量xmol%和Mn换算成Mn2O3时的摩尔含量ymol%用（x，y）表示时，（x，y）在由A（25，1）、B（47，1）、C（47，7.5）、D（45，7.5）、E（45，10）、F（35，10）、G（35，7.5）以及H（25，7.5）包围的区域范围，

　　并且，金属线材和磁性体部是同时煅烧而得的。”

　　在审查意见中，审查员指出对比文件1公开了本发明的磁性体部的铁素体陶瓷组合物，特别是公开了Mn2O3及其含量，区别是没有公开本发明的导体部的构成（Cu）。而对比文件3公开了导体部的构成（Cu），并指出在Cu-Cu2O平衡氧分压下烧制磁性体部和导体部时，Cu发生氧化、Fe2O3发生还原，不利于线圈的电学性质，对比文件3的解决方法如下：在Cu导体不氧化的氧分压下进行煅烧→发生铁素体的Fe被还原的问题→在煅烧后的降温过程中在含氧气氛下进行热处理从而使被还原的Fe再次氧化。并且，再次氧化过程中元件表面部分的Cu被氧化，在此，通过滚筒研磨除去表面的氧化膜。由此克服了上述的将Cu作为金属导体材料，与铁素体材料同时烧结，则在800℃以上的烧结温度下，或者导体Cu发生氧化，或者铁素体材料的Fe2O3发生还原，不论是那种情况，均导致所得陶瓷电子部件的电阻率下降的技术问题。虽然本发明的解决手段与对比文件3不同，是通过在铁素体陶瓷组合物中含有特定量Mn2O3从而达到在Cu-Cu2O平衡氧分压下烧制时Cu不被氧化，而Mn2O3先被还原保护了Fe2O3。但审查员认为对比文件1中已经公开了特定量Mn2O3，且对比文件3公开了在Cu-Cu2O平衡氧分压下同时烧制Cu导体和含Fe2O3磁性体部的技术方案，所以有动机将Cu导体应用于对比文件1中而得到本发明的产品。

　　实际上对比文件3只是认识到了本发明的技术问题，但解决的思想完全不一样，但是客观上对比文件1公开了本发明的关键点即特定量Mn2O3，所以虽然陈述了对比文件3与本发明的区别，但审查员认为对比文件1与对比文件3的结合难度不大，所以忽略了我们陈述的“启示”而将它们结合在一起。

　　在这样的情况下，在答复时，虽然也根据实施例加入了“电阻率logρ为7Ω・cm以上”，但审查员认为对比文件1与对比文件3的结合已经能得到本发明的产品，而其性质也自然能得到，换言之，不认可其限定作用。

　　对这样的结果进行分析，由于对比文件3的技术问题与本发明一致，所以审查员认定对比文件3与对比文件1的差距不大，即结合难度不大，这是决定本发明审查过程的关键。所以，在这样的情况下，如果没有直接性的限定以与二者进行区别，单纯添加参数限定是很难被认可的。

　　三、总结

　　从某种意义上讲，参数限定既属于技术特征也属于技术效果。对于其在创造性中能否被能否被认可，在无法直观对比的情况下，除非有明显的数据支持能与对比文件进行区别，否则要视对比文件之间的差距大小、结合难易度而定。换言之，在对比文件差距较大或不相干时，参数限定能作为劝说审查员同意的交换条件，但在对比文件之间相关的情况下，如果没有阻碍结合的因素，则参数限定很可能被认为是附带效果而容易得到的。

　　因此，在没有其它修改余地而选择加入参数限定的时候，要将反论重点放在对比文件之间的差距以及对比文件与本发明的效果差异上，而参数限定则作为主张本发明效果的辅助来加以阐述。

　　以上是作者对参数特征限定的一些粗浅分析，思考虽有不周全之处，但希望对于相似问题能给出一些启发。