海外商标“诚实共同使用”原则初探
时间:2024-09-06  来源:

  文/北京集佳知识产权代理有限公司 宋洋

  

  引言

  在全球化的商业环境中,商标的国际保护和管理变得日益重要。不同国家和地区的商标法律体系在处理商标权利冲突时,采取了不同的法律原则和实践。商标注册制度的核心目标是保护商标所有者的权益,同时防止消费者混淆。然而,商标注册并非总能消除所有冲突。在某些情况下,不同的申请者可能会提出相同或相似的商标申请。在国内商标注册制度下,如不同商标权利人的两个商标被知识产权局认定构成相同或高度近似,则商标无法实现同时注册。然而在部分海外国家,为了平衡各方权益并考虑到实际使用情况,一些国家引入了“诚实共同使用”(Honest Concurrent Use)原则。这一原则允许在特定条件下,不同的权利人在相同或类似商品/服务上共同使用相同或相似的商标。本文对部分存在“诚实共同使用”原则的国家的相应制度进行初步探讨,分析各国的相应制度,并探讨这一原则在国际商标法中的重要性和应用。

 

  一、英国

  英国是“诚实共同使用”原则的发源地之一。在英国商标法下,多个商标权利人可以在诚实使用的基础上,共同拥有和使用相同或相似的商标。根据英国《1994年商标法》第7条,“在诚实地同时使用的情况下,或在其他特殊情况下,注册官可允许一个以上所有人就相同或类似商品或服务注册相同或近似的商标”。申请人可以在商标注册申请中提出“诚实共同使用”的主张,即使该商标已经被他人注册或申请注册。

  英国在应用“诚实共同使用”原则时,通过Duanes Application (1936)、Crosland’s Application (1946)、Bali Trade Mark [1969] RPC 472、Pianotist Co Ltd's Application (1906)、Boden v Hussain [2002] RPC 38等历史判例,确立了法院及商标局通常会考虑的以下几个标准:

  诚实使用(Honesty of Use)申请人必须证明其使用商标是诚实的,并且在使用过程中没有恶意或试图攀附他人商标声誉的意图。

  长期共存(Longstanding Concurrent Use)双方商标在市场上共存的时间长短是一个重要考量因素。通常,只有在双方商标已经在市场上共存多年且未引起混淆的情况下,才会考虑允许共存。

  市场环境(Market Circumstances)法院或商标局会评估双方商标在市场上的使用情况,包括使用的商品或服务类别、销售区域、目标消费者群体等,以确定是否存在混淆的可能性。

  消费者混淆风险(Likelihood of Confusion)这一点是核心标准,法院或商标局会审查是否有证据表明两个商标的共存不会导致消费者的混淆。消费者的感知、商标的实际使用情况、市场上已有的其他商标等都可能是考虑因素。

  利益平衡(Balancing of Interests)法院或商标局在最终裁决时,会在保护现有商标权利人和申请人之间的利益之间寻求平衡,同时考虑公众利益,特别是避免消费者混淆。

  例如,在Gromax Plasticulture Ltd v Don & Low Nonwovens Ltd案中,法院讨论了多个类似商标的共存问题,“Gromax”和“Grammex”两个商标都用于农用薄膜产品的生产和销售。申请人成功证明其商标“Gromax”在市场中的长期使用和诚实使用,并且没有证据表明存在恶意或混淆。法院最终允许“Gromax”和“Grammex”商标在同一市场中共存,强调了诚实使用和市场共存的原则。

 

  二、澳大利亚

  澳大利亚作为英联邦国家,其亦受英国影响而允许适用“诚实共同使用”原则。根据《1995年澳大利亚商标法》第44(3)条,如果申请人能够证明“即使另一商标的拥有人反对注册,申请人仍会获得该商标的注册;或由于其他情况,使用申请人的商标不可能欺骗他人或造成混淆”,则多个商标申请人可以在诚实使用的基础上注册相同或相似的商标。

  澳大利亚通过Gallo Winery v Lion Nathan Australia Pty Ltd [2010] HCA 15、Clark Equipment Co v Registrar of Trade Marks (1964) 111 CLR 511等澳大利亚判例及参考英国De Cordova v Vick Chemical Co (1951) 68 RPC 103判例,确立了适用“诚实共同使用”原则的关键要素,其基本参考英国模式,重点需要证明长期的诚实共存、无公众混淆,且法院需考虑商标持有人与新申请人之间的利益平衡,以避免对消费者和市场秩序造成负面影响。

  例如,在Clark Equipment Co v Registrar of Trade Marks一案中,“Bobcat”和“Bob-Cat”两者均用于建筑设备的制造和销售,尽管两个商标在表面上看起来几乎相同,申请人仍成功主张了诚实共同使用。法院认定,这两个商标的使用都是独立的、诚实的,且未引发市场混淆,因此允许“Bobcat”和“Bob-Cat”商标在澳大利亚市场上共存。

 

  三、印度

  同样,印度作为英联邦国家,亦根据《1999年印度商标法》第12条,“在诚实地同时使用的情况下,或在注册官认为适当的其他特殊情况下,注册官可允许一个以上所有人就相同商品或商品描述或服务注册相同或近似的商标(无论任何此类商标是否已经注册),但须遵守注册官认为适当的条件和限制(如有)”确立“诚实共同使用”原则。并通过Infosys Technologies Ltd v. Jupiter Infosys Ltd、The Atlas Copco AB v. Eagle Burgmann India Pvt. Ltd等判例,初步确立了下述适用标准:

  诚实使用(Honest Use)申请人必须证明其商标是诚实使用的。这意味着商标的使用不应有恶意,申请人不能故意模仿或搭便车利用已有商标的声誉。

  共存历史(History of Concurrent Use)申请人需要证明两个相似或相同商标在市场上已经长期共存,并且这种共存没有引起公众混淆。这通常要求提供实际使用的证据,如销售记录、广告资料等,来证明商标在市场上的长期存在。

  公众混淆的可能性(Likelihood of Confusion)这是共存使用的关键标准之一。即使两个商标相似,如果可以证明它们的共存不会导致消费者混淆,注册申请可能会被批准。法院或商标注册官会考虑多种因素,如目标客户群体、市场区域、产品或服务的性质等,以评估混淆的可能性。

  特殊情况(Special Circumstances)除了诚实共同使用,注册官还可以考虑其他特殊情况,这些情况可能使得相同或相似商标的共存注册变得合理。例如,两个商标分别用于不同的地理区域,或者不同的市场细分。

  利益平衡(Balancing of Interests)在做出决定时,商标注册官会在保护现有商标持有人的权利与尊重诚实使用者的权利之间进行平衡。这意味着要考虑双方的合法利益,确保不损害已有权利人的利益,同时也不会不合理地剥夺新申请人的权利。

  在Century Traders v Roshan Lal Duggar & Co.案件中,“Shree Durga Trading”和“Shri Durga Charan”这两个商标均用于销售香料。法院接受了原告在多个地域的商标使用情况,认为即使商标相似,但由于历史使用情况的差异,两方商标可以共存,判定诚实共同使用的原则适用。

 

  四、新加坡

  《新加坡商标法》第12条的规定基本与上述印度商标法中的规定相同,“在诚实地同时使用的情况下,或在注册官认为适当的其他特殊情况下,注册官可允许一个以上的商标所有人就相同的商品或商品描述或服务注册相同或近似的商标(不论任何该等商标是否已经注册),但须符合注册官认为合适而施加的条件和限制(如有)”。

  同时新加坡对适用“商标共存使用”原则也进行了严格的证据要求,申请人需提供详细的历史证据,证明其商标的长期使用和市场认可度。且新加坡知识产权局和法院会进行严格的混淆测试,以确保公众不会因为多方使用相似商标而产生混淆。

  在The Polo/Lauren Company, L.P. v Shop In Department Store Pte Ltd一案中,涉及的商标是“POLO”和“POLO PACIFIC”。前者是广为人知的时尚品牌,而后者则用于一家百货公司的自有品牌。尽管存在相似之处,法院认为双方的商标使用都是诚实的,并且不会引起消费者混淆,因此允许“POLO”和“POLO PACIFIC”商标在新加坡市场共存。

 

  五、泰国

  泰国的商标法也允许在特定情况下适用“诚实共同使用”原则,但作为更为依赖成文法的国家,泰国的具体法律规定及实践情况与上述英联邦国家存在一定区别,有更加详细和明确的指引及适用标准。

  根据《泰国商标法》第27条,“在根据第13条或第20条第1款(视情况而定)提出申请的情况下,如果注册官认为存在诚实共同使用的情况或特殊情况,可以批准多个所有人的相同或近似商标的注册,但须遵守有关使用方式或地点的条件和限制,或注册官认为合适的其他条件和限制。注册官应毫不迟延地将命令书面通知申请人和注册所有人并说明理由,申请人或注册所有人可在收到通知之日起六十(60)天内就注册官根据上述第一款作出的命令向商标复审委员会(Trademark Board)提出上诉”。在确立商标共同使用制度的同时,泰国商标法亦对适用的程序进行了明文规定,要求申请人需在申请阶段或驳回复审阶段提出诚实共同使用注册的主张。

  除上述法律条文规定外,泰国商标新《审查指南》(2022年1月17日生效)亦对诚实共同使用的判断标准从“善意使用”及“特殊情况可以注册”两个角度进行了更进一步的详细规定,并对相关证据提供了详细指引:

  为了根据第 27条进行注册,注册官应考虑以下问题:

  1.该商标是否已被其他所有人善意使用,具体标准如下:

  (1)每一方在几乎同一时期内已在自己的商品上使用其商标,或在另一方获得商标注册之前已在使用该商标。

  (2)没有复制他人商标的意图,这可以从商标的特征,如臆造词汇、臆造图形、字体等方面来考虑它们是否相同。

  (3)一方不知道(unaware)有另一方使用与它自己的商标相同或相似的商标。

  2.有特殊情况可以注册的,可从以下问题考虑:

  (1)该商标未续展,但商标所有人仍一直使用该商标;或

  (2)货物已在泰国销售、出版或做广告,该商标在泰国为驰名商标,且从未受到另一方的反对;或

  (3)商品类别因商务部的通知而改变,从而导致商品项目相同;

  (4)根据第 51/1 条第 2 款的规定,每个转让人、受让人或继承人均出具了注册同意书;

  (5)法院最终(final)判决接受该商标注册。

  3.注册官应逐案考虑申请人声称的事实和背景情况,包括文件和证据,例如:

  (1)申请人的背景,例如成立/开始使用商标的年份、商标图片;

  (2)公司、申请人或其他人使用的证据;

  (3)使用证据(商品/服务类别/项目)是否与注册申请一致;

  (4)使用的商标图样是否与申请注册的图样一致;

  (5)收据(月/年,销售总额);

  (6)送货单/税务发票/采购订单(月/年,销售总额);

  (7)证明收入/价格/销售额(月/年,销售总额)的证据;

  (8)广告费收据(月/年,销售总额);

  (9)显示销售收入的公司资产负债表/审计报告/留存收益和赤字的复印件(以年计,单位:泰铢);

  (10)各种媒体形式的广告证据,如小册子/传单/杂志/书籍/公关文件/其他(月/年), 以及商标图片是否与申请注册的图片一致;

  (11)国外注册证书副本;

  (12)建厂许可证副本(明确具体年份);

  (13)产品样本;

  (14)法院判决副本;

  (15)其他证据。

  结合上述规定及部分法院判例,在泰国司法实践中,申请与在先注册商标形成诚实共同使用的在后商标申请人,需重点证明其“长期大量善意使用”及其“在在先注册商标申请日前有使用”,但值得注意的是,在“在先使用”角度,泰国在司法实践中认可域外证据(也即中国及世界其他国家的使用证据)的证明效力。

  “Singha Drinking Water”商标案是泰国历史上涉及完全相同商标共存的一个典型案例。“Singha”是泰国著名的啤酒品牌,由Boon Rawd Brewery Co., Ltd.持有,用于啤酒和饮用水等产品。然而,在不同的地区,另一家地方公司也开始使用“Singha”作为其饮用水产品的商标,并在当地市场获得了一定的知名度。两家公司都使用了完全相同的“Singha”商标,且都在饮用水市场中进行了广泛的商业活动。泰国知识产权局和法院在处理这个案件时,详细考量了两个商标权利人使用“Singha”商标的历史、使用的区域范围以及消费者是否会因此产生混淆。法院最终判定,由于两个商标的使用地域和市场略有不同,且双方在使用商标时都没有恶意,双方的使用均为诚实使用。因此决定允许这两个完全相同的“Singha”商标在泰国市场上共存,但明确要求双方需保持各自使用的地域范围,避免造成混淆。

 

  六、国际视角下的“诚实共同使用”原则

  除上述国家外,国际上其他国家/地区亦包含一些成文的“诚实共同使用”原则的适用或非成文法的判例。在国际商标法律体系中,“诚实共同使用”原则体现了对商标权利人和消费者权益的平衡。不同国家的法律制度在具体实施时会有所差异,但都旨在实现以下目标:

  防止市场混淆:确保消费者能够明确区分不同来源的商品或服务。

  尊重在先权利:保护在先商标权利人的合法权益。

  鼓励诚实使用:促进商标的诚实、公平使用,避免不正当竞争。

  灵活解决冲突:为商标权利冲突提供灵活的解决方案,减少不必要的法律纠纷。

 

  七、结语

  “诚实共同使用”原则在海外不同国家的商标法律体系中扮演着重要角色,并在许多国家的商标法中得到了不同程度的认可,这些国家通过历史判例进一步确立了该原则在实际操作中的应用。相比之下,中国的《商标法》强调“在先申请”原则,在处理商标冲突时是完全不同的思路和操作方式。通过上文中的比较分析,我们希望能够为商标法律专业人士、企业决策者以及对国际商标法律感兴趣的读者提供有价值的见解和信息,也为商标权利人在全球范围内维护其合法权益提供参考。

  

  

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