近日,北京市集佳律师事务所收到南京市中级人民法院发出的针对两件发明专利权纠纷案件的民事裁定书:准许原告A公司(比利时知名的汽车动力总成制造商)撤诉。集佳律师团队助力客户(德国B公司及中国C公司)成功击退了竞争对手超1亿元人民币的索赔主张。世界知名汽车动力总成制造商间的专利侵权纠纷得以实质性解决,包括中国大陆的2件民事侵权纠纷、3件专利无效案件及欧洲范围内提起的有关诉讼、无效案件得到一揽子解决。
第一阶段:纠纷缘起
A公司是全球知名的汽车动力总成独立制造商,总部位于比利时,以比利时、荷兰和中国为主要研发和生产基地。A公司是两项涉及“双离合变速器(Dual Clutch Transmission,简称DCT)技术”的发明专利权的专利权人。
B公司是全球最大的私家车和商务车传动系统生产商之一,总部位于德国,为国际知名整车厂如奔驰、法拉利、奥迪、宝马、沃尔沃、福特、通用等提供汽车传动系统产品或技术。B公司是全球最大的汽车零部件制造商之一的加拿大公司M旗下的子公司之一。
C公司为国内某知名企业,是被控侵权产品在中国大陆的制造商、销售商,C公司的双离合变速器技术来源于B公司的授权。
1.1 侵权告知及回函
2022年8月起至2023年9月,A公司向C公司发送关于专利侵权纠纷的告知函,告知其制造、销售的两款双离合变速器产品涉嫌侵犯其享有的两项发明专利权,要求就产品的专利使用费问题进行协商。
2023年3月、10月及12月,集佳律师团队接受B公司及C公司的委托,就两款被控侵权产品进行审慎分析,向A公司出具了详细的不侵权分析意见。
1.2 南京中院及欧洲的专利侵权诉讼
2023年11月,A公司依据分案专利、针对C公司及关联公司制造、销售的两款产品、向南京市中级人民法院提起两件专利侵权诉讼案件,索赔额分别为人民币2400万元和9500万元,连同维权开支费用,合计人民币1.2亿元。
与此同时,A公司针对B公司就“双离合变速器(DCT)技术”在欧洲多地也提起了专利侵权纠纷案件。
第二阶段:双方会战
集佳律师团队在接受B公司和C公司委托后,即组建了由合伙人武树辰律师、合伙人王逸君律师、戈晓美律师及李用航律师组成的专案团队,处理南京中院的两件民事侵权案件的应诉事宜、以及针对涉案发明专利权及关联发明专利权的无效宣告请求事宜。
2024年1月,集佳代理被诉主体C公司针对涉案专利权向国家知识产权局提出了无效宣告请求;2024年6月,集佳代理B公司针对涉案专利向国家知识产权局提出第二次无效宣告请求;2024年8月,集佳代理B公司针对涉案专利的母案专利权向国家知识产权局提出无效宣告请求。
国家知识产权局复审和无效审理部于2024年6月、8月和10月分别针对上述专利无效案件组织口头审理。
案件亮点1 :非首次申请导致优先权无效
涉案专利申请日为2011年12月20日,其要求了三项荷兰优先权,优先权日分别为2011年10月18日、2011年10月20日、2011年12月9日。
在针对涉案专利的第二次无效宣告请求案件中的证据6,其国际申请日为2011年4月20日,最早优先权日为2010年4月20日。集佳律师团队认为,证据6公开了涉案专利多项权利要求的所有技术特征,或区别仅属于本领域惯用手段的直接置换,其国际申请日和最早优先权日均早于涉案专利的最早优先权日2011年10月18日。且证据6的申请人与涉案专利转让前的原申请人相同。因此,作为涉案专利要求优先权基础的荷兰在先申请并非所涉权利要求技术主题的首次申请。因此上述权利要求所要求的上述三项优先权无效,证据6可以作为现有技术评价涉案专利的新颖性和创造性。
小结:集佳律师团队通过仔细调查涉案专利的全球同族专利信息,论证涉案专利所要求的最早优先权并非专利法意义上的“首次申请”,故其相关权利要求不能享有优先权,从而使得证据6可作为现有技术用于评价涉案专利相关权利要求的新颖性和创造性。
案件亮点2 :无效宣告请求迫使下的权利要求的限缩
针对我方对涉案专利的两次无效请求,专利权人对涉案专利权利要求授权文本进行了多次修改和限缩,具体为:
第一次修改:请求修改权利要求1文字错误,及在权利要求5中增加权利要求2 的附加技术特征,并声称该修改旨在克服权利要求11不清楚问题;
第二次修改:在权利要求5中增加权利要求2及权利要求4的附加技术特征并删除权利要求4;
第三次修改:请求将权利要求7、8、9、10 均修改为仅引用权利要求5;
第四次修改:删除权利要求6,删除权利要求11对权利要求6的引用。
小结:根据最新的无效宣告程序中权利要求修改的审查标准, “权利要求的进一步限定”这一修改方式留给专利权人更加宽松灵活的修改可能性,使专利权人的修改余地更大。本案中,专利权人为了增加专利权被维持有效的可能性,多次修改和限缩权利要求的保护范围。专利权人针对无效宣告请求的多次修改,也凸显了集佳团队所提出的无效请求及证据对涉案专利权的重大威胁。
案件亮点3 :禁止反悔原则的反向适用
禁止反悔原则旨在防止专利权人在专利诉讼和无效程序中“两头得利”情形的发生,“正向禁止反悔原则”明确规定于《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》中,即专利申请人、专利权人在专利授权或者无效宣告程序中,通过对权利要求、说明书的修改或者意见陈述而放弃的技术方案,权利人在侵犯专利权纠纷案件中不得又将其纳入专利权保护范围。但是,对于“反向禁止反悔”,即专利权人在侵权诉讼中的主张或陈述在专利确权程序中的禁止反悔问题,法律并无明确规定。
本案中,在专利权人的侵权告知函中,为了证明涉案产品已落入专利权保护范围,对相关术语进行了“扩大性”解释。对此,集佳律师团队认为:基于诚实信用原则,专利权人在侵权诉讼中对权利要求所进行的“扩大性”解释,在专利确权行政和司法程序中,请求人可以主张禁止反悔,进而挑战该专利权的稳定性。
小结:为了防止专利权人在侵权诉讼和专利无效程序中两头得利、争取最有利的无效审查结果,在专利权人在侵权主张中对权利要求进行扩张性解释的情况下,基于诚实信用原则,无效请求人可以主张反向禁止反悔的适用。
第三阶段:全球和解
2024年10月南京中院组织侵权诉讼庭审当日,比利时A公司与德国B公司达成和解协议,专利权人A公司当庭即提交了针对中国企业C公司及关联公司的撤诉申请。随后集佳团队代理B公司和C公司陆续向国家知识产权局提交了撤回无效宣告请求的申请。
至此,世界知名汽车动力总成制造商间的专利纠纷落下帷幕,包括中国大陆的2件民事侵权纠纷、3件专利无效案件及欧洲范围内提起的多项诉讼、无效案件得到一揽子解决,集佳律师团队依托扎实的专业功底和丰富的实务经验,成功助力客户在跨国专利纠纷中取得理想结果。