文/北京集佳知识产权代理有限公司 严雨蒙

　　我们经常会被美国商标申请人问到一个问题，“我在美国通过自营网站经营零售店，仅销售我的自有品牌商品，不销售第三方品牌商品，是否被视为第35类零售服务？提交我的自营网店销售证据，是否可作为第35类零售服务上的商标使用证据被接受？”

　　2024年7月18日，美国商标审判和上诉委员会（“TTAB”）对第91285851号Blizzard Entertainment, Inc. v. Ava Labs, Inc.异议案中裁定，以某一品牌名称经营网上零售店可被视为商标法下的“服务”，即使商标所有人仅通过网店销售其自有品牌的产品。这一裁定意见被TTAB标记为“先例（precedent）”，这意味着该意见对TTAB在以后案件中对相同问题的审理具有约束力。TTAB这一裁定中扩大了美国商标法对“服务”的早期和传统观点，对商标所有人在仅售卖自有品牌商品的情况下，是否被视为提供第35类“零售商店服务”的问题提供了新的解释和指导，尤其对于在电子商务环境下正寻求进入美国市场的中国企业，这一裁定具有重要的法律参考价值。本文通过对Blizzard Entertainment, Inc. v. Ava Labs, Inc.异议案TTAB裁定理由、美国商标法对“服务”的早期解释、美国专利商标局商标实质审查中对第35类零售服务使用证据的审查实践的分析，对美国商标法当前实践中对服务商标，特别是指定使用在零售服务上的服务商标定义的边界进行初步探讨。

　　一、案情概述

　　Blizzard Entertainment, Inc.即暴雪娱乐有限公司（以下简称“Blizzard”）是美国著名的游戏开发公司，其出品的《魔兽世界》、《星际争霸》、《暗黑破坏神》、《炉石传说》等多款游戏系列作品享有全球声誉。除了开发游戏外，Blizzard还通过在线商店销售自有品牌的周边产品，如服装、书籍、玩具和游戏配件。Blizzard在美国有多件“BLIZZARD”、“BLIZZARD ENTERTAINMENT”标准文字和“ ”设计商标注册，保护范围覆盖多个类别，包括第35类“电子商务服务，即提供在线零售商店和邮购服务，均以服装、书籍、鼠标垫、玩具、游戏为特色”。Blizzard曾对各种包含“Blizzard”或相关词汇的商标申请和域名发起维权行动。

　　Ava Labs, Inc.（以下简称“Ava Labs”）是一家专注于加密货币和区块链技术的公司，提供风险投资服务及与区块链相关的业务支持服务。

　　此次异议争议源于Ava Labs向美国专利商标局申请注册“BLIZZARD”商标，申请覆盖与区块链相关的第35类商业服务和第36类金融服务。经初步审定，商标公告信息如下：

　　公告期内，Blizzard对该申请提起异议，主张Ava Labs的商标与Blizzard现有的“BLIZZARD”和“BLIZZARD ENTERTAINMENT”商标构成混淆性近似，且可能导致公众混淆。Blizzard的异议基础商标注册包括其注册在“电子商务服务，即提供在线零售商店和邮购服务，均以服装、书籍、鼠标垫、玩具、游戏为特色”的第35类商标。

　　异议答辩中，Ava Labs提交了反诉理由（Counterclaims），主张Blizzard并没有实际提供第35类商标注册所描述的服务，因为Blizzard的零售商店只销售自有品牌产品，这不构成商标法下的“服务”。Ava Labs因此请求对Blizzard的第3532348号“BLIZZARD”第35类注册和第3538516号“BLIZZARD ENTERTAINMENT”第35类注册予以撤销。

　　对此，Blizzard提交动议，要求TTAB基于“未成功提出申诉（failure to state a claim）”驳回Ava Labs上述反诉理由，因为以自己的商品为特色的零售店服务与以他人商品为特色的零售店服务之间没有区别，二者都属于商标法所定义的服务。此外，Blizzard辩称如果Ava Labs的主张是基于Blizzard曾向美国专利商标局递交的使用证据样本中的所谓缺陷，那么这“是......审查员和申请人之间需要解决的问题，不能成为后来的异议或撤销中攻击的基础”。

　　就Ava Labs这一反诉理由是否成立，TTAB认为争议焦点在于：作为一个法律问题，仅以一方当事人自己的商品为特色的在线零售商店或邮购活动是否属于商标法所规定的“服务”？根据美国商标法的规定，第35类服务包括零售商店服务，而商标法中的“服务”通常被定义为“为他人”提供利益和便利的活动。那么，仅销售自有品牌商品的行为是否也能满足这一定义？

　　二、TTAB裁定

　　TTAB的裁定理由围绕两大焦点问题展开，即在商标法下，零售商店服务是否仅限于销售第三方商品，以及商标持有者是否可以通过仅售卖自有品牌商品的零售行为主张第35类服务商标的合法使用。

　　TTAB认为，美国《商标法》第45条定义了何为“服务商标（service mark）”，但未定义何为“服务（service）”。实践中，下列标准被用于判断某一活动是否构成商标法意义下的“服务”：（1）服务必须是一项真正的活动；（2）服务必须是按照商标申请人以外的人的要求或为其利益而提供的；以及（3）所提供的活动必须与申请人销售商品或提供其他服务时必须进行的任何活动存在质的区别【1】。

　　基于上述法律标准，TTAB审查了第35类服务的定义，特别是“零售商店和邮购服务”的具体涵义。TTAB指出，根据商标法及其解释，只要商店活动满足了以下条件，即可视为第35类服务：

　　1.实际的活动：商店必须提供真实的商业活动。

　　2.为他人服务：零售活动要为他人（即顾客）提供便利，使顾客能够方便地浏览和购买商品。

　　3.活动的独立性：零售活动必须与商店销售的商品存在质的区别，不能仅仅是销售产品的附带行为。

　　TTAB认为，Blizzard通过其在线商店和邮购服务提供了便于消费者购买的集中平台，为顾客提供了商品的展示和便利购买服务，这些活动本质上是为他人（顾客）提供的服务，而不仅仅是为了商标持有者的自身利益。因此，即便商店只销售自有品牌商品，Blizzard仍然为顾客提供了一种服务，这种服务是独立于商品销售本身的，符合商标法对服务的定义。

　　TTAB引用了早期案件，指出零售服务不区分是销售自有商品还是他人商品，二者均符合第35类服务的标准。TTAB特别提到，商标法并未在服务商标和商品商标之间做出严格的区分，即使商店使用与其商品相同的品牌来标识服务，依然可以同时起到服务商标和商品商标的作用。

　　因此，TTAB支持了Blizzard的动议请求，驳回了Ava Labs请求撤销Blizzard商标注册的反诉主张。但该裁定仅针对Ava Labs对Blizzard商标注册的提交的撤销反诉理由，而非针对Blizzard针对Ava Labs被异议商标申请的异议理由是否成立，因此TTAB在裁定同时重启了异议程序的后续流程，关于Blizzard能否成功异议Ava Labs申请，双方将继续经历证据披露阶段和案件审理阶段。

　　三、律师点评

　　根据美国商标法，服务商标用于标识为他人提供的服务。传统观点倾向于认为，商标所标识的服务必须“主要为他人提供利益和便利”。例如，服务必须与商品的销售行为分开，并且不能仅仅作为商品销售的附带活动。在早期的判例中，销售自有商品的行为通常不被视为“服务”，如果一项活动主要使商标申请人受益，即使其他人附带受益，也不是可注册的服务。例如，联邦法院1987年In re Dr. Pepper Co.案裁定“促销申请人商品的竞赛不属于服务，即使竞赛获胜者从中获益”【2】；TTAB 2013年City Nat'l Bank v. OPGI Mgmt. GP Inc./Gestion OPGI Inc.案中“认定内联网网站仅用于内部目的，被申请人是主要受益人”【3】；TTAB1981年在In re Alaska Nw. Publ'g Co.案中指出“与产品生产、广告或销售相关的活动和业务可能间接使产品购买者受益，这与商标是否可注册为服务商标的问题无关”【4】。

　　Blizzard案的TTAB裁定对“服务”的定义进行了突破和扩展。TTAB在分析Blizzard零售商店受益方时强调Blizzard提供的集中购物平台为消费者带来的购物便利，认为消费者通过Blizzard的在线商店可以集中查找、浏览并购买不同商品，这种活动为顾客带来了实际的便利，符合商标法中的服务定义。TTAB的分析表明，商标法中的“服务”可以是广泛的，包括但不限于传统的零售模式，这使得商标所有人在维护其服务商标权利时获得了更多的灵活性。

　　对于希望在美国开展业务的中国企业而言，Blizzard案具有重要的参考价值。这一裁定意味着，企业即使只在自己的电商平台或线下店销售自有品牌商品，依然可以受到第35类零售服务商标的保护。这为中国企业在美国的商标注册提供了新的思路。在电子商务平台或零售渠道销售自有商品时，不仅要考虑商品类的商标注册，也应积极探索第35类服务的注册。这将帮助企业更全面地保护品牌权益，尤其是阻挡潜在的在后相同或近似商标申请。

　　关于商标申请人关注的自营商店证据能否作为第35类使用证据被美国专利商标局接受这一问题。前文提及Blizzard面对Ava Labs提出的反诉理由曾主张其提交的使用证据是否存在瑕疵是审查员和申请人之间的问题，言外之意即是强调其提交的使用证据已被美国专利商标局审查员认可为合格的第35类使用证据。当前实践中，审查员大部分情况下会接受申请人在自己官网使用申请商标零售自己产品的证据。作为参考，以下为Blizzard于2018维护其商标注册时提交的第35类零售商店服务使用证据，已被接受：

　　另外，申请人也可参考苹果公司为其注册在第35类“零售商店服务”等服务上的“IPHONE”、“APPLE STORE”、“Apple Store图标”等商标递交的使用证据，例举部分如下，这些证据均被美国专利商标局接受：

　　Blizzard案的TTAB裁定标志着美国商标法律审查实践中对“服务”定义的扩展，为零售商店提供了更大的法律保护空间。希望本文能为从业者与美国商标权利所有人理解美国商标法下的“服务”中提供一定参考。

　　注释：

　　【1】The following criteria have evolved for determining what constitutes a service: (1) a service must be a real activity; (2) a service must be performed to the order of, or for the benefit of, someone other than the applicant; and (3) the activity performed must be qualitatively different from anything necessarily done in connection with the sale of the applicant’s goods or the performance of another service. In re Canadian Pac. Ltd., 754 F.2d 992, 224 USPQ 971 (Fed. Cir. 1985); In re Betz Paperchem, Inc., 222 USPQ 89 (TTAB 1984); In re Integrated Res., Inc., 218 USPQ 829 (TTAB 1983) ; In re Landmark Commc'ns, Inc., 204 USPQ 692 (TTAB 1979).

　　【2】In re Dr. Pepper Co., 836 F.2d 508, 5 USPQ2d 1207 (Fed. Cir. 1987).

　　【3】City Nat’l Bank v. OPGI Mgmt. GP Inc./Gestion OPGI Inc., 106 USPQ2d 1668, 1676 (TTAB 2013).

　　【4】In re Alaska Nw. Publ'g Co., 212 USPQ 316, 317 (TTAB 1981).