文/北京市集佳律师事务所 黄慧

　　当今时代是一个飞速发展的时代，对于商业的影响就是，任何市场主体都需要跟上时代发展的潮流，否则很容易被淘汰出局。这不仅体现在市场主体需要对产品的设计推陈出新，也体现在对市场的规划的高瞻远瞩，更体现在代表企业形象的商标的与时俱进。通常情况下，考虑到经过长年市场经营和培育才能累积在商标中的商誉，市场主体往往会对核心商标的精髓或显著部分予以保留，在这个基础上再采用或简化或衍生的方式构思出与原注册商标存在一定联系但又有一定改变的新商标。

　　而根据《商标法》第二十四条的规定，在此情况下，市场主体应当向商标行政主管部门重新提出注册申请。在有在先商标的情况下，很多市场主体都会想当然地认为，新商标会很容易得到注册，申请仅仅是走个过场。但是，由于新商标与在先的基础商标并不完全相同，商标主管部门仍然需要对新商标重新进行实质审查，这就存在了在基础商标核准之后、新商标申请之前其他第三方申请的商标可能被认为在先近似商标，从而阻挡新商标获得注册的问题。市场主体申请的与其在先注册商标存在一定联系的新商标被商标行政主管部门基于绝对理由或相对理由驳回后，往往会在驳回复审程序乃至行政诉讼中主张诉争商标是其对在先注册商标的延续性注册。

　　根据2019年《北京市高级人民法院商标授权确权行政案件审理指南》第15.1条可知，主张商标延续性注册的要件主要有三个：1）在后申请商标与在先基础商标核定使用的商品构成相同或类似；2）在后申请商标与在先基础商标构成相同或类似商标；3）基础商标经过使用获得一定知名度。

　　本文主要从国家知识产权局，北京知识产权法院和北京市高级人民法院在相关案件中的审查、审理实践出发，对商标延续性注册的要件进行解读，进而达到指导今后的代理工作的目的。

　　一、在后申请商标与在先基础商标构成相同或类似商标

　　我们先来看几个案例，国家知识产权局曾在商标审查中引证了第1174989号“古”商标、第17782165号“ ”商标，驳回安徽古井贡酒股份有限公司（简称古井贡酒公司）在第33类的第32183457号“ ”号商标的注册申请。古井贡酒公司不服，进行了商标的驳回复审，未获支持后起诉至北京知识产权法院，但北京知识产权维持驳回决定。古井贡酒公司只能继续上诉至北京市高级人民法院，主张诉争商标系对古井贡酒公司的“古井”“古井贡”“古井贡酒”系列商标的延续性注册。北京市高级人民法院在第（2020）京行终4790号判决中认为“古井贡酒公司主张其在先申请的具有较高知名度的‘古井’‘古井贡’‘年份原浆’商标与诉争商标亦存在一定区别”，故对古井贡酒公司关于诉争商标是其基础商标延续性注册的上诉理由不予支持。

　　又如，国家知识产权局引证第17413603号“英睿”商标驳回山东英睿包装材料有限公司（简称英睿公司）在第16类的第35288417号“英睿”商标的注册申请。英睿公司不服，诉至北京知识产权法院。一审败诉后，英睿公司上诉至北京市高级人民法院，北京市高级人民法院在第（2020）京行终4215号判决认为“英睿公司在先注册的商标（‘英睿金晨’）与诉争商标在构成要素、读音呼叫、整体视觉效果等方面均差异较大”，故对英睿公司关于诉争商标是其基础商标延续性注册的上诉理由不予支持。

　　再如，国家知识产权局以第33类第32792932号诉争商标“绵特MIANTE”的注册申请构成2013年修正的《中华人民共和国商标法》（简称2013年商标法）第十一条第一款第二项所指情形为由驳回四川绵竹剑南春酒厂有限公司（简称剑南春公司）的注册申请。剑南春公司不服，诉至北京知识产权法院，主张“绵特”系其在先注册并有较高知名度的商标“绵竹特曲”的延伸注册。一审败诉后，剑南春公司上诉至北京市高级人民法院，北京市高级人民法院在第（2020）京行终3297号判决中认为“诉争商标‘绵特’与‘绵竹’‘绵竹特曲’区别明显，相关公众难以将诉争商标与其在先注册商标联系在一起”，故对剑南春公司关于诉争商标是其基础商标延续性注册的上诉理由不予支持。当然，诉争商标易被理解为“特别绵柔”而直接表示商品特点亦是其被不予核准注册的重要原因。

　　从上述案例中我们可以看出，诉争商标与基础商标相同或高度近似是主张基础商标延续性注册的首要条件。如果诉争商标为基础商标的简称、缩写形式或互为包含关系，这通常就不能满足延续性注册的对于商标近似程度的要求。

　　二、在后申请商标与在先基础商标核定使用的商品构成相同或类似

　　同样，我们先来看案例，国家知识产权局引证第16331790号“信昌优生活 CITIU”商标驳回中国中信集团有限公司（简称中信公司）在第43类的第28769740号“CITIC”商标的注册申请。中信公司不服，诉至北京知识产权法院。一审败诉后，中信公司上诉至北京市高级人民法院，北京市高级人民法院在第（2019）京行终9101号判决认为“虽‘CITIC’商标在银行、信托、基金等服务上具有较高的知名度和影响力，但依据现有证据尚不能证明诉争商标在烹饪设备出租、饮水机出租服务上的使用亦具有一定的知名度”，故对中信公司有关诉争商标构成对在先已注册“CITIC”“中信”商标的延续性注册的上诉理由不予支持。

　　从该案可以看出，这一要件相对易于理解、判断及把握：延续性注册必须在相同或者类似的商品上，基础商标的知名度和商誉并不能延及非类似商品上。因此，在非类似的商品上申请的后申请商标，即使与在先商标构成近似，也是不能主张延续性注册的。

　　三、在先基础商标经过使用获得一定知名度

　　本文所谈之“延续”，为基础商标的知名度和商誉的“延续”。如若基础商标不具有知名度或知名度达不到“一定”程度，即使具备前面两个条件，也是无法主张延续性注册的。但是，如何根据申请人提交的证据考察、认定基础商标的知名度，对知名度的要求需达到何种程度都是值得我们思考和在实践中不断探索的课题。

　　经过对比国家知识产权局与法院对相关案件的处理，笔者发现两者对“一定知名度”的要求有所差异，具体来讲：

　　1、国家知识产权局对基础商标知名度的标准在个案中并不完全一致。

　　在第29485778号“ ”（东方红湘满天下）商标驳回复审案中，国家知识产权局查明，申请人于2004年4月2日已在先申请注册第3993766号“东方红湘满天下”商标与诉争商标标识相同，指定服务相同或相近，故申请商标注册有其合理之处。此外，鉴于申请人的在先基础商标，也认定诉争商标未构成《商标法》第十条第一款第（八）项所指不良影响的标志。在该案、第20093928号“ ”商标驳回复审以及第20495401号“ ”商标驳回复审等案件中，国家知识产权局并未强调基础商标的知名度和使用情况，但从决定书本身来看，我们尚不了解申请人是否提交了大量使用证据来证明在先基础商标的知名度。

　　而在第26300501号“ ”商标驳回复审案、第41289660号“ ”商标驳回复审中，国家知识产权局认为申请人提供的证据可以证明基础商标经过持续地使用和宣传在相关公众中已经具有一定知名度，基础商标的商誉可以延续至申请商标。

　　在第39995646号“INSUN PINK”商标驳回复审案中，国家知识产权局在复审中查明，2014年12月，申请人的第3639144号“INSUN”商标曾被国知局在第25类商品上认定为驰名商标。据此，第3639144号“INSUN”商标所承载的商业信誉可以延续到指定类似商品的近似商标，即申请商标（仅在“INSUN”的基础上添加了显著性较弱的“PINK”文字）。在该案中，基础商标的知名度达到了驰名程度，远远高于一定知名度。

　　2、相对而言，法院对基础商标的知名度要求普遍较高。

　　在第35034697号“MIDC”商标驳回复审行政诉讼中，北京知识产权法院和北京市高级人民法院均认为，在案证据不足以证明小米科技有限责任公司（简称小米公司）的基础商标“MI”经使用已具有较高知名度，且该知名度所形成商誉足以延及诉争商标（第35034697号“MIDC”商标），从而使诉争商标能够与小米公司产生稳定对应关系。故北京市高级人民法院对小米公司有关诉争商标构成对在先已注册“MI”商标的延续性注册的上诉理由不予支持。

　　在第31527673号“mitalk”商标驳回复审行政诉讼中，北京市高级人民法院认为，小米科技有限责任公司（简称小米公司）提交的使用证据，并不足以证明基础商标“MI”经使用已具有较高知名度，从而能够使相关公众将在后申请的诉争商标（第31527673号“mitalk”商标）与其联系在一起，并认为使用两商标的服务均来自小米公司或与其存在特定联系。故北京市高级人民法院对小米公司有关诉争商标构成对在先已注册“MI”商标的延续性注册的上诉理由不予支持。

　　不可否认的是，上述两案中诉争商标与基础商标在构成要素、读音呼叫等方面存在一定差异也是北京市高级人民法院未支持小米公司有关延续性注册的上诉理由的原因之一。但在关于知名度的用词，都是“较高知名度”，而非一定知名度，很明显存在程度上的差异：较高知名度的要求是略高于一定知名度的。

　　四、结语

　　市场主体在品牌形象的调整过程中，往往会对于已注册的重要的基础商标进行简化、衍生乃至重大修改，由此产生了重新申请注册的必要性和紧迫性。然而，申请人不能想当然认为，由于在后申请商标与其在先基础商标构成类似商品上的近似或相同商标，商标行政主管部门或者法院就会当然核准其在后商标的注册申请。在后申请商标能否基于在先基础商标获得延续性注册，很大程度上还取决于基础商标是否经过使用获得一定知名度，并且该知名度所形成商誉足以延及在后申请注册的商标，从而使在后申请注册的商标能够与其注册主体产生稳定对应关系。

　　从长远看，只要商标注册人持有商标时间较长，几乎都会涉及到需要对自己的老商标进行一定的更新变化以达到与时俱进的目的，也就是说延续性注册是很多商标注册人现在已面临或将来可能面临的问题。而没有使用就不会享有一定的知名度，更无法主张延续性注册。使用这一我国商标法的核心精髓要求，在延续性注册得到了又一次的体现。因此，笔者建议广大商标注册人，务必重视和积极使用自己的注册商标，因为使用不仅会影响到主张侵权赔偿和应对撤销三年不使用，同样还会影响到若干年后的自己品牌的更新迭代。