文/集佳知识产权代理有限公司 陈晨

　　一、中国关于创造性及其判断标准的相关规定

　　对于发明的创造性，我国专利法第二十二条第三款规定，是指与现有技术相比，该发明具有突出的实质性特点和显著的进步。对于如何判断发明或实用新型是否具有创造性，审查指南中给出了具体的判断方法，即三步法：确定最接近的现有技术（第一步）；确定发明的区别特征和发明实际解决的技术问题（第二步）；判断要求保护的发明对本领域技术人员来说是否显而易见（第三步）。

　　二、日本关于创造性及其判断标准的相关规定

　　日本专利法第二十九条规定：凡完成在工业上可利用的发明的发明人，除下列记载的发明之外，可以获得该项发明的专利：

　　专利申请之前在日本国内已是众所周知的发明；

　　专利申请之前在日本国内已是公开实施的发明；

　　专利申请之前在日本国内或国外公开的刊物上已有记载的发明；

　　专利申请之前，具备该发明所属技术领域的普通知识者，根据记载于前项各款中的发明而能够容易实现发明时，不拘同项的规定如何，对其发明不能给予专利权。

　　也就是说，日本对创造性的判断标准是：从现有技术出发，是否容易想到该申请发明中相对于现有技术的技术特征。若本领域技术人员根据现有技术能够容易想到本发明时，则本发明不具有创造性。

　　三、日本专利审查中关于创造性的判断步骤

　　根据日本专利审查指南中的规定，判断专利申请是否具有创造性的具体步骤包括：

　　①理解要求保护的发明；

　　②找出一篇最接近本发明的对比文件；

　　③将本发明与对比文件进行比较，找到相同的技术特征和区别技术特征；

　　④针对区别技术特征进行推理。

　　其中推理部分具体包括：

　　①首先考虑该区别技术特征是否是本领域技术人员容易想到的技术创新，比如：从公知材料中选择最合适的材料，数值范围的优化或最优化，等同物的置换，具体应用的技术变更，申请人自己承认的内容等；如果该区别技术特征不是本领域技术人员容易想到的技术创新，则本发明具有创造性；

　　②如果该区别技术特征属于本领域技术人员容易想到的技术创新，则继续讨论是否有动机，例如对比文件和本申请之间是否具有：A技术领域的相关性，B课题的共通性，C功能、作用的共通性，D引用发明中是否具有启示，或属于公知常识（上述A-D中的任意单独一项，均可以认为具有动机）；如果不存在动机，则本发明具有创造性；

　　③如果存在动机，则继续讨论是否具有否定上述逻辑推理的要素存在，例如：A阻碍要因（不同引用文献之间，在技术上存在障碍而不能结合），B有利的发明效果，C商业上的成功、长期未解决的课题等，其中阻碍要因是答复创造性问题的杀手锏。

　　四、案例分析

　　下面以笔者代理过的一个日本专利申请为例来详细讨论日本专利审查中对创造性的判断。该专利申请要求保护一种逆变器及光伏发电系统，该逆变器应用于光伏发电系统，连接于电池板与交流电网之间，包括：储能接口、控制器、直流电流传感器和逆变桥。

　　审查员引用了对比文件1和对比文件2来评述本发明的新颖性和创造性。审查员认为，本领域技术人员能够容易地想到将对比文件2中公开的控制器运用到对比文件1中，从而得到本发明的技术方案。

　　经过分析，笔者认为本发明与对比文件2存在以下区别技术特征：

　　本发明中的控制器用于接收逆变器发送的总功率和交流电网的限发功率，计算总功率和限发功率的差值，并根据所述差值生成控制信号以控制储能接口输出或存储直流电能；

　　对比文件2中控制器用于根据光伏发电电池的发电量与交流电网实际需要的电能之间的差值来控制输出电能量；

　　对比文件1中没有公开有关控制器的相关技术特征。

　　根据上述创造性的判断步骤，笔者基于上述区别技术特征进行推理：

　　①首先考虑该区别技术特征是否是本领域技术人员容易想到的技术创新。本发明的控制器是计算光伏电池生成的总功率与交流电网限发功率的差值，对比文件2是计算光伏发电电池的发电量与交流电网实际需要电量的差值，根据经验，我们认为该区别技术特征很容易被认为是本领域人员很容易想到的技术创新；

　　②接下来笔者考虑本领域技术人员是否有动机将对比文件2运用到对比文件1中。由于对比文件2在技术效果上与本发明存在一定共通性，笔者认为这一点同样不容易突破；

　　③于是笔者考虑对比文件2中是否具有否定上述逻辑推理的要素存在。经过反复阅读对比文件2，笔者在对比文件2中说明书部分找到“本发明公开的电力控制系统包括至少3个储能装置”这样的限定，而对比文件1中限定了储能装置的数量为1个。因此，在组合对比文件1的发明和对比文件2的发明时存在阻碍因素。所以，不能将对比文件2应用于对比文件1，本领域技术人员不能容易地想到本发明。

　　五、结论

　　创造性的判断一直是专利审查中最难把握的也是主观因素最多的问题，其不仅在于专利法所定义的创造性标准具有较强的抽象性，也涉及对创造性判断各个步骤考虑因素的解释不全面。当一件日本专利申请被指出不具备创造性时，代理人根据该发明专利申请的实际情况，可以考虑上述创造性判断步骤对其发明的创造性进行判断或争辩。例如，在发明相对于最接近的对比文件的区别特征已被另一对比文件公开，且该区别特征在该发明中的作用和在另一对比文件中的作用相同的情况下，代理人可以分析各对比文件的内容，判断将两个对比文件组合后，最接近的对比文件的发明目的能够实现。如不能实现，则可以从对比文件的组合存在阻碍因素这一角度进行争辩，陈述两个对比文件不能组合的理由，以主张发明的创造性。