专利法第九条规定同样的发明创造只能授予一项专利权。但同时还规定了一种例外情况“同一申请人同日对同样的发明创造既申请实用新型专利又申请发明专利，先获得的实用新型专利权尚未终止，且申请人声明放弃该实用新型专利权的，可以授予发明专利权”。

　　实践中，申请人也经常采用针对同样的发明创造既申请实用新型专利又申请发明专利的做法，由此，在发明专利申请的实质审查过程中，审查员会发出“不符合专利法第九条的规定”的审查意见。但是，相对于法二十二条或二十六条，代理人对法九条的理解通常并不那么深刻，从而有时会给申请人提出不恰当的建议。这种情况下，对中国专利法的规定不甚了解的申请人、尤其是国外申请人容易盲从于代理人的建议，从而针对这种审查意见通知书作出不恰当的应对，导致不利的后果，进而也会影响申请人对代理人、代理机构的评价。

　　有感于此，笔者对法九条的规定进行了进一步的研究，在此进行简单的说明，以期能够对代理人的工作有所帮助。

　　一、什么是“同样的发明创造”？

　　根据审查指南的规定，“同样的发明创造”是指两件或两件以上申请（或专利）中存在保护范围相同的权利要求。与新颖性的判断标准不同，在判断是否属于“同样的发明创造”时，应当对权利要求书的内容进行比较，而不是将权利要求书与专利申请或专利文件的全部内容进行比较。如果有至少一项权利要求的保护范围完全相同，则应当认为属于“同样的发明创造”。如果并不存在保护范围相同的权利要求，则即便说明书的内容相同，也应当认为不属于“同样的发明创造”。

　　二、申请人为什么要“针对同样的发明创造既申请实用新型专利又申请发明专利”？

　　既然“同样的发明创造”指的是权利要求的保护范围相同，鉴于费用的原因，貌似并无“针对同样的发明创造既申请实用新型专利又申请发明专利”的必要。其实不然，正所谓“熙熙攘攘，皆为利往”，与可能获得的利益相比，费用可以说是微不足道的。

　　众所周知，我国针对实用新型专利申请采取初步审查制度，从提出专利申请到被授予专利权所需时间较短。而针对发明专利申请则采取早期公开、实质审查制度，从提出专利申请到被授予专利权需要较长的时间。但是，另一方面，发明专利权的期限为二十年，实用新型专利权的期限为十年。再者，针对二者的创造性要求也不同，发明要求“具有突出的实质性特点和显著的进步”，而实用新型仅要求“具有实质性特点和进步”。

　　因此，如果申请人同日对同样的发明创造既申请实用新型专利又申请发明专利，则很快就能够被授予实用新型专利权，从而使其发明创造及时获得专利保护。另一方面，在发明专利申请符合授权条件的情况下，通过声明“放弃实用新型专利权”，就可以被授予发明专利权。这样，申请人既能够享受发明专利权所提供的二十年的保护期限，又不必担心其发明创造不能获得及时的保护。再者，申请人可以根据发明专利申请的审查情况判断权利的稳固性，从而决定是否要放弃实用新型专利权从而获得发明专利权。

　　三、申请人“针对同样的发明创造既申请实用新型专利又申请发明专利”对公众会造成何种影响？

　　正因为存在上述的优点，因此申请人有可能倾向采用上述做法以期实现利益最大化。但是，如果对申请人的上述做法不加任何限制，则有可能损害公众的利益。

　　比如，如果在被授予发明专利权之前，实用新型专利权已经终止，则可以认为任何人都可以自由地实施该实用新型专利权所保护的发明创造。但是，如果后来申请人针对同样的发明创造又获得了发明专利权，则公众实施实用新型专利权所保护的发明创造的行为会被指控侵犯了发明专利权。

　　有鉴于此，为了平衡申请人与公众的利益，必须对申请人的做法加以限制。

　　四、当“针对同样的发明创造既申请实用新型专利又申请发明专利”时，什么情况下才能“被授予发明专利权”？

　　专利法第九条规定，“同一申请人同日对同样的发明创造既申请实用新型专利又申请发明专利，先获得的实用新型专利权尚未终止，且申请人声明放弃该实用新型专利权的，可以授予发明专利权”。

　　此外，专利法实施细则第四十一条规定，“同一申请人在同日（指申请日）对同样的发明创造既申请实用新型专利又申请发明专利的，应当在申请时分别说明对同样的发明创造已申请了另一专利；未作说明的，依照专利法第九条第一款关于同样的发明创造只能授予一项专利权的规定处理”。

　　根据上述规定可知，申请人在采取“针对同样的发明创造既申请实用新型专利又申请发明专利”的做法时，若想获得发明专利权，需要满足以下规定：

　　1、实用新型专利和发明专利必须是“同日”提出的，需要特别说明的是，这里的“同日”指的是“申请日”，而不是“优先权日”；

　　2、申请人“应当在申请时分别说明对同样的发明创造已申请了另一专利”，具体而言，申请人需要勾选发明专利请求书的第21栏“声明本申请人对同样的发明创造在申请本发明专利的同日申请了实用新型专利”、和实用新型专利请求书的第18栏“声明本申请人对同样的发明创造在申请本实用新型专利的同日申请了发明专利”。应当说明，专利法实施细则第四十一条中规定的“未作说明”既包括在提交两件专利申请时均未进行说明的情况，也包括仅在提交其中一件专利申请时未作说明的情况；

　　3、“先获得的实用新型专利权尚未终止”；

　　4、“申请人声明放弃实用新型专利权”。

　　五、代理实务

　　由于存在上述限制，因此，代理人在实际工作中需要注意以下事项：

　　首先，在申请人指示“针对同样的发明创造既申请实用新型专利又申请发明专利”的情况下，要确保在同日提交两件申请，并且务必在请求书中分别作出说明。

　　其次，在收到审查员发出的审查意见通知书后，要仔细核实是否属于“同样的发明创造”、是否“同日”提出、是否在请求书中分别作出了说明、实用新型专利权是否尚未终止，只要在这四个条件都满足的情况下，才可以提示申请人能够通过放弃实用新型专利权来获得发明专利权，否则就需要对权利要求进行修改，使得二者的保护范围不同。

　　六、总结

　　以上，简单地分析了“针对同样的发明创造既申请实用新型专利又申请发明专利”时的例外情况，申请人可以根据实际情况灵活运用法九条的规定，以期获得最有利的结果，而代理人在实际工作中要仔细研究，以最大程度地保护申请人的利益。

　　参考文献
　　1、中华人民共和国专利法
　　2、中华人民共和国专利法实施细则
　　3、专利审查指南
　　4、中国专利法详解