文/集佳知识产权代理有限公司 郭化雨

　　发明专利在授权之前，都需要经过实质审查程序，也就是业内常说的实审。在实审阶段，由于对比文件的公开程度有可能会导致本申请原独立权利要求例如权1出现创造性问题，为了提高授权前景，专利权人一般会对原独立权利要求进行修改，增加一些特征或限定一些特征来限缩原本的保护范围，以体现出本申请相对于对比文件具有突出的实质性特点和显著的进步。除此之外，专利权人还可以通过主动补正或者在主动修改时机对原权利要求书进行修改。

　　不论在什么时机进行修改，申请人对权利要求书的修改均应符合专利法第33条的规定：“申请人可以对其专利申请文件进行修改，但是，对发明和实用新型专利申请文件的修改不得超出原说明书和权利要求书记载的范围”。

　　一个申请文件在实审阶段，面对的一般是一位审查员，审查员所投入的时间和精力毕竟有限，不可能对每个申请文件的审查都面面俱到，故有可能未注意到某些申请文件权利要求中模棱两可的修改、有超范围嫌疑的修改或者不能直接地、毫无疑义的确定出的修改等。

　　所以，有些申请人在实审阶段对权利要求书的修改比较随意，会为了拿到专利权而“过度”修改权利要求书，甚至添加一些原本未记载在申请文件中的内容。虽然有可能这类修改侥幸未被审查员察觉并因此获得了授权，但是，由于修改带来的隐患实际存在并未消除，故这种取巧的修改有可能会导致获得的该专利权不稳定。

　　故笔者认为，在实审阶段对申请文件权利要求书的修改需要谨慎，应尽量避免出现明显的修改超范围问题，否则即使获得了专利权，该专利在遭遇无效时，请求人会投入更多的人力物力分析该专利，任何实审阶段的细微问题都相当于放在放大镜下审视。故一些已经授权的专利可能会因为实审阶段的修改导致出现难以解决的问题。

　　笔者本身具有一些专利无效的实务经验，在代表请求人请求一件专利无效时，涉案专利就存在比较明显的修改问题。该专利记载了一种挂个性化的设置方法，通过该方法用户可以将自身熟悉的个性化设置从第一终端上传到服务器，当该用户需要使用陌生的第二终端时，该用户可以从服务器下载之前上传的个性化设置并应用在第二终端中，使得第二终端的应用环境变为自己熟悉的应用环境，从而提高了用户体验。

　　其授权文本中的独立权利要求1记载了如下方案（由于独权较长，故隐去了与本文论述无关的部分特征，并为了便于描述增加了段落编号）：

　　“1.一种个性化的设置方法，其特征在于，包括以下步骤：

　　（a）用户利用第一终端提取所述第一终端上的个性化设置的参数以得到不同粒度的个性化设置参数并向服务器传输所述不同粒度的个性化设置参数；

　　（b）所述服务器将所述不同粒度的个性化设置参数按照粒度大小或者按照时间顺序保存在所述服务器上；

　　所述用户利用与所述第一终端不同的第二终端向所述服务器传输下载所述个性化设置参数的请求…

　　（c）在验证成功后，所述服务器根据所述第二终端的配置信息将至少一个粒度的个性化设置参数传输给所述第二终端；以及

　　所述用户在所述第二终端上配置所述个性化设置参数以得到所述个性化设置…。”

　　其中加粗的部分均为专利权人在实审阶段修改增加到原权利要求1中的特征，也是本文议论焦点所在。

　　段落a和b中的修改是依据原从属权利要求，从修改超范围的角度来看并无太多不妥。但是段落c中的修改却有很大问题，不论是“配置信息”还是“至少一个粒度”均完全未出现在原权利要求书或说明书中，也就是说根本没有记载。

　　针对配置信息，有可能作为修改依据为说明书中的一段内容“用户可以根据自己终端的能力，选择不同粒度的个性化设置参数。如果第二终端是文字处理能力较差的手机等，则可以选择低粒度的个性化设置参数。如果第二终端是台式机等，则可以选择最高粒度的个性化设置参数”。

　　但是根据此处记载所能得到的信息却和段落c之间有很大区别，首先，说明书记载的是用户根据自己终端能力从服务器挑选合适粒度的个性化设置参数，也就是由人来实现选择，而并非是有服务器进行的选择。其次，用户根据的是自己终端的能力，或者说文字处理能力，这和配置信息的概念是有很大差别的，毕竟根据权利要求的上下文，该配置信息可以有很多可能的解读空间，至少不能根据说明书这段的记载直接地、毫无疑义的确定出终端的能力就是配置信息。

　　故笔者认为对段落c的这一修改不仅导致了明显的修改超范围的问题，甚至也会导致权利要求不清楚、权利要求得不到说明书的支持以及权利要求书和说明书公开不充分的问题。其中不清楚、不支持、公开不充分的问题可能可以在口审阶段通过解释、限缩而得到一定程度的解决，但是，修改超范围的问题却比较棘手，难以解决。

　　所以在口头审理时，针对这一点也是请求人和专利权人争论的焦点，由于确实修改超范围的问题比较严重，专利权人在解释时就出现了一定顾此失彼、前后矛盾的论点。

　　在针对超范围的无效请求理由的论述阶段，专利权人对“服务器根据配置信息”这一修改进行了解释，专利权人首先明确修改依据就是上述说明书记载的段落，并认为由于用户的认知是有限的，有可能并不能了解自己终端的能力高低，故在用户不能认知终端能力的前提下，可以直接地、毫无疑义的确定出服务器可以根据终端的配置信息下发合适的个性化设置参数。很显然这一论点难以站得住脚，而且即使站在专利权人解释的逻辑，在修改时也应将用户认知能力这一条件修改到权利要求中才能实现一定程度上所谓的“直接地、毫无疑义”。

　　之后，专利权人又对“至少一个粒度”这一修改进行了解释，由于说明书中确实没有记载服务器下发个性化设置参数时有至少一个粒度，也没有任何可能相关记载的情况，故专利权人转而强调修改后的段落a和段落b可以作为修改段落c的依据，即之前用户从第一终端上传了不同粒度的个性化设置参数，那么之后用户就可以从服务器下载不同粒度的个性化设置参数，也就是说，专利权人认为上传不同粒度个性化设置参数可以作为下载个性化设置参数的修改依据，上述修改是可以直接地、毫无疑义确定的。

　　先抛开“不同粒度”和“至少一个粒度”实际保护范围是有区别的不说，至少专利权人在解释这一修改时明确了上传的粒度和下载的粒度相同这一逻辑，但是这一逻辑显然和专利权人解释“配置信息”时的逻辑有矛盾，在解释配置信息是否超范围时，专利权人认为服务器可以在用户不具有足够认知能力时根据第二终端的能力确定出适合第二终端能力的个性化设置参数，通过说明书中记载的文字处理能力较差的手机可以选择低粒度的个性化设置参数，文字处理能力较好的台式机可以选择最高粒度的个性化设置参数，显然这里服务器确定下发给第二终端的个性化设置参数应与第二终端能力相关，而不是与第一终端上传的个性化设置参数相关。

　　故专利权人针对“配置信息”是否超范围的解释与针对“至少一个粒度”是否超范围的解释出现了前后矛盾的地方。若合议组认同了请求人的上述意见，就很有可能会让合议组倾向于对该专利做出部分或全部无效决定。

　　可见，实审阶段对权利要求书的修改如果过于随意或者为了授权强行增加技术特征的话，即使侥幸未被审查员发现而获得了授权，若后续遇到专利权无效时，修改导致的问题依然会对专利权带来不稳定的影响。