文/集佳知识产权代理有限公司 刘佳

　　摘要：本文根据审查指南中创造性的“三步法”判断方式，结合处理审查意见过程中的具体体会，对如何分析现有技术是否给出了转用发明的技术启示进行了讨论。在此基础上，以一个具体案例作为示例，对讨论得出的技术启示分析方式进行适用，以期为转用发明的创造性评价和答复提供可行的思路。

　　关键词：转用发明、应用场景转用、技术启示、创造性

　　对于专利案件所要保护的技术方案来说，具备创造性是其能够获得授权并维持有效的重要条件。因此，在专利实务中，涉及创造性的专利事务十分常见。笔者发现，在处理审查意见的过程中许多专利案件（下称本申请）的创造性判断都涉及到了转用发明，即，本申请与对比文件属于不同的应用场景，并且，在剥离了应用场景之后，本申请与最接近的现有技术具有相似的技术手段。对于上述不同应用场景间的转用，对本申请与最接近的现有技术剥离了应用场景之后，通常两者采用的技术手段看起来较为相似，因此，审查意见通常认为这种应用场景之间的转用是容易想到的，从而认定最接近的现有技术给出了本申请的技术启示以及本申请不具备创造性。但笔者认为，若本申请与最接近的现有技术两者在剥离应用场景之后采用的技术手段仅仅是相似而实际上仍存在区别，那么最接近的现有技术并不一定能够给出技术手段在应用场景之间转用的技术启示，因而本申请相对于最接近的现有技术有可能是非显而易见的，也即，本申请相对于最接近的现有技术有可能具备创造性。

　　一、审查指南针对技术启示的相关说明

　　审查指南规定[1]，判断本申请要求保护的技术方案相对于现有技术是否显而易见，通常可以按照以下三个步骤来进行：

　　（1）确定最接近的现有技术；

　　（2）确定本申请的区别特征和本申请实际解决的技术问题；

　　（3）判断本申请要求保护的技术方案对本领域技术人员来说是否显而易见。 其中，步骤（3）中对显而易见的判断，是要确定现有技术整体上是否存在某种技术启示，即现有技术中是否给出将上述区别特征应用到该最接近的现有技术以解决本申请实际要解决的技术问题的技术启示，这种启示会使本领域技术人员在面对所述技术问题时，有动机改进该最接近的现有技术并获得本申请要求保护的技术方案。

　　从上述规定可以看出，对本申请是否显而易见的判断，即在于，判断本领域技术人员在面对本申请的技术问题时是否有动机改进最接近的现有技术并获得本申请的技术方案。而这种改进的动机必须是由现有技术给出技术启示。这种技术启示具体在于，将该区别特征应用到最接近的现有技术以解决本申请技术问题。由此可见，现有技术只有在同时具备以下两个条件的情况下才能够给出这种技术启示：

　　条件一：现有技术采用了本申请的区别技术特征，即公开了本申请的区别技术特征本身；

　　条件二：现有技术采用本申请的区别技术特征的目的是为了解决本申请的技术问题，即在现有技术中本申请的区别技术特征的作用是为了解决本申请的技术问题。

　　具体地，本领域技术人员在面对最接近的现有技术时，如果存在一种现有技术公开了本申请的区别技术特征并且其作用是为了解决本申请的技术问题，本领域技术人员就能够从中了解到该区别技术特征本身以及该区别特征可以用于解决本申请的技术问题，因此就有动机为了解决本申请的技术问题而将该区别技术特征应用到最接近的现有技术上，从而显而易见地得到本申请的技术方案。反之，本领域技术人员在面对最接近的现有技术时，如果并不存在任何现有技术公开了本申请的区别技术特征或者即使公开了本申请的区别技术特征但其作用并不是为了解决本申请的技术问题，本领域技术人员就无法了解到该区别技术特征本身或者即使能够了解该区别技术特征本身但无法了解到该区别技术特征可以用于解决本申请的技术问题，因此就没有动机为了解决本申请的技术问题而将该区别技术特征应用到最接近的现有技术上，从而无法显而易见地得到本申请的技术方案。

　　二、关于转用发明是否存在技术启示的思考

　　笔者发现，对于许多涉及转用发明的专利案件来说，虽然本申请与最接近的现有技术看起来采用的技术手段十分相似，但实际上，本申请与最接近的现有技术不仅仅存在应用场景的区别，两者在剥离应用场景之后采用的技术手段也存在区别（以下将这种区别简称为技术手段的区别）。换言之，仅将最接近的现有技术从其自身的应用场景转用到本申请的应用场景上，所形成的转用方案通常与本申请的技术方案之间依然存在区别技术特征。例如，本申请的技术方案ABC应用于场景a，最接近的现有技术A’B’D’应用于场景b。技术方案A’B’D’从场景b转用到场景a形成转用方案ABD，本申请的技术方案ABC相对于该转用方案ABD来说仍然具有区别技术特征C。

　　由于本申请与最接近的现有技术之间实际上存在两个区别技术特征，即应用场景的区别和技术手段的区别，因此，本领域技术人员需要在现有技术给出的技术启示下对最接近的现有技术进行两次改进，才能得到本申请的技术方案。

　　第一步改进在于，将最接近的现有技术A’B’D’从其自身的应用场景b转用到本申请的应用场景a，形成一个转用方案ABD。

　　第二步改进在于，将本申请的技术方案ABC相对于该转用方案ABD的区别技术特征C应用到该转用方案ABD上，形成本申请的技术方案ABC。

　　需要说明的是，只有现有技术既给出了第一步改进的技术启示也给出了第二步改进的技术启示，本领域技术人员才有动机完成完整的改进过程，从而得到本申请的技术方案，此时，本申请的技术方案相对于对比文件才是显而易见的。

　　对于第一步改进来说，笔者认为，最接近的现有技术在满足以下条件的情况下才能够给出技术启示：最接近的现有技术A’B’D’在场景b下解决的技术问题与转用方案ABD在场景a下解决的技术问题相似，或者说，最接近的现有技术A’B’D’在场景b下产生的技术效果与转用方案ABD在场景a下达到的技术效果相似。具体地，如果最接近的现有技术A’B’D’在场景b下解决的技术问题与转用方案ABD在场景a下解决的技术问题相似，则这种转用在本领域技术人员看来是具有技术意义（即能够解决技术问题或能够带来技术效果）的改进，本领域技术人员就有动机为了解决场景a下的技术问题而将场景b下的技术方案A’B’D’转用到场景a，从而得到转用方案ABD。如果最接近的现有技术A’B’D’从场景b转用到场景a而形成的转用方案ABD无法解决与在场景b下最接近的现有技术A’B’D’相似的技术问题，则这种转用在本领域技术人员看来是没有技术意义（即不能解决技术问题也不能带来技术效果）的，因而本领域技术人员就不会有动机将场景b下的技术方案A’B’D’转用到场景a，从而得到转用方案ABD。 对于第二步改进来说，笔者认为，一方面要求本领域技术人员已经在最接近的现有技术的启示下完成了第一步改进，另一方面要求现有技术（通常是除了最接近的现有技术之外的其他现有技术）公开了技术手段上的区别特征C以及区别特征C的作用是为了解决本申请的技术问题，在上述两方面要求都满足的情况下本领域技术人员才能够得到第二步改进的技术启示，才有动机为了解决本申请的技术问题将区别特征C应用到转用方案ABD上以替换掉特征D，从而得到本申请的技术方案ABC。

　　可以理解的是，本申请的技术方案ABC与最接近的现有技术A’B’D’之所以看起来十分相似，通常不仅是因为两者采用的技术手段相似，而且也是因为技术方案ABC在场景a下解决的技术问题与技术方案A’B’D’在场景b下解决的技术问题相似，也即，本申请的技术问题与最接近的现有技术的技术问题本身通常也是十分相似的。在这种情况下，若本申请的技术方案ABC与最接近的现有技术A’B’D’既存在应用场景的区别又存在技术手段的区别，而区别技术特征C又是在本申请的应用场景a下解决本申请技术问题的必要手段，则第一步改进所得到的转用方案ABD在场景a下通常是无法解决本申请的技术问题。又由于本申请的技术问题与最接近的现有技术的技术问题本身就是相似的技术问题，可见，转用方案ABD在场景a下通常无法解决与在场景b下技术方案A’B’D’相似的技术问题，因此，最接近的现有技术实际上并没有给出第一步改进的技术启示，这使得本领域技术人员没有动机将最接近的现有技术A’B’D’从场景b转用到场景a而得到转用方案ABD，从而也就没有动机完成整个改进过程，此时，本申请的技术方案ABC就是非显而易见的。

　　由此可见，针对转用发明的审查意见，一种可行的答复思路在于，借助于区别技术特征C在解决本申请技术问题中所起的作用，阐述为何转用方案ABD在场景a下无法解决与最接近的现有技术A’B’D’在场景b下相似的技术问题以及转用方案ABD在场景a下无法达到与最接近的现有技术A’B’D’在场景b下相似的技术效果，从而说明最接近的现有技术没有给出将场景b下的技术方案转用到场景a的技术启示。

　　三、关于具体案例的适用

　　下面以一个具体案例来说明上述答复思路如何使用。

　　本申请涉及的一个权利要求所要保护的技术方案如下：“一种单辊破碎机防堵控制方法，包括：步骤1、检测单辊破碎机的运行电流，判断运行电流是否大于所述单辊破碎机的过负荷基准电流，如是，进行维持时间计时；步骤2、判断维持时间是否大于设定时间，如是，控制单辊破碎机排除堵转故障；其中，所述过负荷基准电流大于所述单辊破碎机的满载电流且小于所述单辊破碎机的额定电流”。

　　作为最接近的现有技术，对比文件公开了其发明目的在于当电动机出现短路、断相、过载过流、堵转、三相过载等故障时实现对电动机的快速保护。并且，对比文件还公开了，为了实现电动机的堵转故障保护，可以将电动机的工作电流与一个预设的负载设定值进行比较来判断电动机是否处于堵转状态并在判断出电动机处于堵转状态时切断电动机的电源以实现电动机的堵转保护。

　　通过对比可知，本申请的权利要求与对比文件相比既存在应用场景的区别又存在技术手段上的区别。应用场景的区别在于，本申请的权利要求是针对单辊破碎机堵转的防堵控制，对比文件是针对电动机堵转的防堵控制，电动机与单辊破碎机是两种不同的设备。技术手段上的区别在于，本申请的权利要求是基于单辊破碎机的过负荷基准电流对单辊破碎机是否发生堵转的状态进行判断，单辊破碎机的过负荷基准电流大于单辊破碎机的满载电流且小于单辊破碎机的额定电流，对比文件是基于一个预设的负载设定值对电动机是否发生堵转的状态进行判断，预设的负载设定值没有被提及与电动机自身的电流参量有关系。

　　从两者的区别来看，本领域技术人员需要对最接近的现有技术进行两次改进，才能得到本申请的技术方案：

　　第一步改进在于，将对比文件针对电动机的防堵手段“基于一个预设的负载设定值来判断电动机的堵转状态”转用到单辊破碎机的防堵上，得到转用方案“基于一个预设的负载设定值来判断单辊破碎机的堵转状态”；

　　第二步改进在于，将转用方案“基于一个预设的负载设定值来判断单辊破碎机的堵转状态”中用于判断堵转状态的阈值由预设的负载设定值改进成单辊破碎机的过负荷基准电流。

　　对于第一步改进具体来说，对比文件给出的技术启示在于“基于一个预设的负载设定值来判断电动机的堵转状态”，本领域技术人员将这一技术启示转用到“对单辊破碎机的防堵控制”上所得到的转用方案在于“基于一个预设的负载设定值来判断单辊破碎机的堵转状态”，而不是本申请权利要求中的“基于单辊破碎机的过负载基准电流来判断单辊破碎机的堵转状态，其中，单辊破碎机的过负载基准电流大于其满载电流且小于其额定电流”。

　　在本申请的权利要求中，考虑到单辊破碎机堵转时其电机并未发生堵转，采用大于满载电流且小于额定电流的过负荷基准电流与运行电流进行比较来确定单辊破碎机的堵转状态，从而才能正确识别单辊破碎机是否发生堵转的状态，实现在单辊破碎机发生堵转时自动对单辊破碎机进行防堵控制。也正是由于单辊破碎机与电动机不同，单辊破碎机堵转时其电机并未发生堵转，所以，负载设定值虽然能够反映出电动机是否处于堵转状态，但却根本无法反映出单辊破碎机是否处于堵转状态，因此，当采用负载设定值来判断单辊破碎机的堵转状态时，即使单辊破碎机已发生堵转，运行电流也不会超过负载设定值。可见，上述转用方案会导致单辊破碎机的堵转状态判断错误，使得因无法正确识别单辊破碎机的堵转状态而造成无法排除单辊破碎机的堵转故障。

　　因此，即使将对比文件“针对电动机的防堵控制”的技术方案转用到“针对单辊破碎机的防堵控制”上，所得到的转用方案也无法实现在单辊破碎机发生堵转时自动对单辊破碎机进行防堵控制，也就是说，转用方案既不能解决与对比文件相似的技术问题也不能产生与对比文件相似的技术效果，因此，本领域技术人员没有动机去将对比文件针对电动机的防堵手段转用到针对单辊破碎机的防堵控制上，即没有动机实施上述第一步改进，更无法完成完整的两次改进，从而无法得到本申请的权利要求所要保护的技术方案。因此，本申请的权利要求是非显而易见的，具备创造性。

　　参考文献：

　　[1] 2010版专利审查指南. 北京：知识产权出版社，2009.9