文/集佳知识产权代理有限公司 葛聪慧

　　申请人将撰写完成的发明的申请文件提交到国家知识产权局以后，在该发明授权或驳回前，申请人可以依照《专利法》以及《专利法实施细则》的规定，对该发明的申请文件进行修改。申请人对申请文件的修改中，以对权利要求的修改为重点。下面结合一个实例，浅谈笔者对权利要求修改的一点见解。

　　一、案例描述

　　申请人所提交的发明的申请文件中，独立权利要求1请求保护技术方案A，权利要求2是权利要求1的从属权利要求，权利要求2请求保护技术方案B，但是技术方案A与技术方案B是两个相互独立的并列的技术方案，因此，实质上权利要求2并不能作为权利要求1的从属权利要求。

　　当发明的申请文件的权利要求出现上述缺陷时，一般情况下，常见的一种修改方式为，对技术方案A和技术方案B进行上位，获得一个能够涵盖技术方案A和技术方案B的一个技术方案C，将技术方案C作为新的独立权利要求，将保护技术方案A的权利要求和保护技术方案B的权利要求，分别作为该新的独立权利要求的从属权利要求。

　　上述修改方式是否被允许呢？笔者在下述内容中主要依据两个法条进行详细阐述，第一，专利法第33条的规定；第二，专利法实施细则的第51条的规定。

　　二、依据专利法第33条的规定进行阐述

　　专利法第33条规定：申请人可以对其专利申请文件进行修改，但是，对发明和实用新型专利申请文件的修改不得超出原说明书和权利要求书记载的范围，对外观设计专利申请文件的修改不得超出原图片或者照片表示的范围。

　　因此，在对发明的申请文件的权利要求进行修改时，修改后的权利要求需要符合专利法第33条的规定，即修改后的权利要求不能超出原说明书和权利要求书所记载的范围。

　　那么，怎么判断修改后的权利要求是否符合专利法第33条的规定呢？《专利审查指南》2010版第二部分第八章5.2.1.1中明确说明：“原说明书和权利要求书记载的范围包括原说明书和权利要求书文字记载的内容和根据原说明书和权利要求书文字记载的内容以及说明书附图能直接地、毫无疑义地确定的内容”。也就是说，修改后的权利要求若想满足专利法第33条的规定，则需满足下述两个条件中的任意一个即可：

　　第一个条件，修改后的权利要求在原说明书和权利要求书中有明确的文字记载；

　　第二个条件，修改后的权利要求在原说明书和权利要求书中虽然没有明确的文字记载，但是，可以根据原说明书和权利要求书文字记载的内容以及说明书附图能直接地、毫无疑义地确定。

　　本文第一部分案例描述中，所采用的修改方式是，添加一个涵盖技术方案A和技术方案B的一个技术方案C作为新的独立权利要求。根据上述描述，对上述修改方式分析如下：

　　第一种情况，技术方案C在原说明书和权利要求书中有明确的文字记载。此时，技术方案C符合上述第一个条件，上述修改方式符合专利法第33条的规定。

　　第二种情况，技术方案C在原说明书和权利要求书中没有明确的文字记载，但是，可以根据原说明书和权利要求书文字记载的内容以及说明书附图能直接地、毫无疑义地确定。例如：技术方案C下位的实现方式有且只有两种，一种是技术方案A，一种是技术方案B，原申请文件中记载了技术方案A和技术方案B，根据技术方案A和技术方案B可以直接地、毫无疑义地确定技术方案C。此时，技术方案C符合上述第二个条件，上述修改方式符合专利法第33条的规定。

　　第三种情况，技术方案C在原说明书和权利要求书中没有明确的文字记载，并且，也不能根据原说明书和权利要求书文字记载的内容以及说明书附图能直接地、毫无疑义地确定。也就是说，技术方案C保护了一个上位的实现方案，而原申请文件中仅仅记载了技术方案C的两种下位的实现方案（技术方案A和技术方案B），例如，技术方案C还至少包括另一种下位的实现方案D。也就是说，根据原申请文件所记载的内容，无法直接地、毫无疑义地确定一个能够包含技术方案D的技术方案C。此时，上述修改方式不符合专利法第33条的规定。

　　上述第一种情况下，第一部分案例描述中所述的发明的申请人，虽然没有在本发明的权利要求中声称保护技术方案C，仅在说明书中记载了技术方案C，但是，该技术方案C也是本发明的申请人付出了创造性的劳动所得到的，从保护本发明的申请人的利益角度考虑，为了更正原权利要求的缺陷，添加该技术方案C的修改符合专利法第33条的规定。

　　上述第二种情况下，由于技术方案C仅包括技术方案A和技术方案B两种实现方式，本发明的申请文件中所记载的技术方案A和技术方案B，等同于记载技术方案C，即本发明的申请人得到技术方案A和技术方案B所付出的创造性的劳动，等同于得到技术方案C所付出的创造性的劳动，为了更正原权利要求的缺陷，添加该技术方案C的修改方式符合专利法第33条的规定。

　　但是，在上述第三种情况下，若是将技术方案C添加到本发明的权利要求中，该技术方案C中包含技术方案D，即在原申请文件中添加了新的技术方案D。而专利法第33条的立法本意是不允许增加新的内容，上述修改显然是不符合专利法第33条的规定的。

　　此外，从另一个角度考虑，若允许将技术方案C添加到本发明权利要求中，会影响在后申请人的利益。技术方案A和技术方案B，是与技术方案D并列的技术方案，本发明的申请人仅付出了得到技术方案A和技术方案B的创造性劳动，而没有付出得到技术方案D的创造性劳动，即本发明的申请人获得了一个没有付出创造性劳动的技术方案D。若在后申请保护技术方案D，则在后申请则落入了本发明修改后的权利要求的保护范围内。此时，在后申请的申请人利益受到损失，而本发明的申请人却获得了一个其并未付出创造性劳动的技术方案D。

　　综上所述，第一种情况和第二种情况下，添加技术方案C作为新的独立权利要求符合专利法第33条的规定，而第三种情况下，添加技术方案C作为新的权利要求不符合专利法第33条的规定，是不被允许的。

　　并且，还需要注意的是，在审查过程中，由于各种因素即使在第三种情况下该申请文件被授权了。在无效程序中，新的独立权利要求也能够以不符合专利法第33条的规定的原因而被无效。

　　那么是不是符合专利法第33条的规定，添加技术方案C作为新的独立权利要求的修改方式就是被允许的呢？下面依据专利法实施细则的第51条的规定进行详细阐述。

　　三、依据专利法实施细则第51条的规定进行阐述

　　专利法实施细则第51条第1款规定：发明专利申请人在提出实质审查请求时以及在收到国务院专利行政部门发出的发明申请进入实质审查阶段通知之日起的3个月内，可以对发明专利申请主动提出修改。专利法实施细则第51条第3款规定：申请人在收到国务院专利行政部门发出的审查意见通知书后对专利申请文件进行修改的，应当针对通知书指出的缺陷进行修改。专利法实施细则第51条规定了两种修改的情况：第一种情况是主动修改，第二种情况是被动修改。

　　专利法实施细则第51条第1款规定的发明的申请文件的主动修改时机有两个，一个是提出实质审查请求时，另一个是收到国务院专利行政部门发出的发明申请进入实质审查阶段通知之日起的3个月内。若申请人发现第一部分案例描述中原权利要求的缺陷，在满足专利法第33条的前提下，可以在上述两个主动修改的时机添加技术方案C作为新的独立权利要求，即上述修改是被允许的。

　　专利法实施细则第51条第3款规定的发明的申请文件的被动修改，指的是对申请文件针对审查意见通知书中所指出的缺陷进行修改。按照专利法实施细则第51条第3款的规定，即使添加技术方案C作为新的独立权利要求符合专利法第33条的规定，若审查意见通知书中并没有指出第一部分案例描述中原权利要求的缺陷，该添加技术方案C作为新的独立权利要求的修改方案也是不被允许的，不符合专利法实施细则第51条第3款的规定。

　　这样规定的原因是什么呢？专利审查指南2010版第二部分第八章5.2.1.3中明确说明了“当出现下列情况时，即使修改的内容没有超出原说明书和权利要求书记载的范围（即修改的内容符合专利法第33条的规定），也不能被视为是针对通知书指出的缺陷进行的修改，因而不予接受”。其中，下列情况包括：

　　（1）主动删除独立权利要求中的技术特征，扩大了该权利要求请求保护的范围；

　　（2）主动改变独立权利要求中的技术特征，导致扩大了请求保护的范围；

　　（3）主动将仅在说明书中记载的与原来要求保护的主体缺乏单一性的技术内容作为修改后权利要求的主题；

　　（4）主动增加新的独立权利要求，该独立权利要求限定的技术方案在原权利要求书中未出现过；

　　（5）主动增加新的从属权利要求，该从属权利要求限定的技术方案在原权利要求书中未出现过。

　　上述5种情况，前4种情况都与独立权利要求有关，可以看出，专利法实施细则第51条第3款的规定主要是针对审查过程中扩大独立权利要求的保护范围或者新增独立权利要求的情况。但是，在主动修改时，就没有排除上述5种情况。也就是说，在专利法实施细则第51条第1款所规定的主动修改时机时，可以允许申请人进行上述5种情况的修改。审查员会对修改后的申请文件依法进行审查。而超过了国务院专利行政部门发出的发明申请进入实质审查阶段通知之日起的3个月后，申请人进行上述5种情况的修改，会产生影响正常审查程序的问题，为了避免上述问题，不允许申请人进行上述5种情况的修改。

　　由上述分析可知，本文第一部分案件描述中的修改方式，即为上述所列的5种情况中的第4种。若审查意见通知书中指出本文第一部分案件描述中权利要求的缺陷，在符合专利法第33条规定的前提下，添加技术方案C作为新的独立权利要求的修改方案是被允许的。若审查意见通知书没有指出本文第一部分案件描述中权利要求的缺陷，即使符合专利法第33条规定，添加技术方案C作为新的独立权利要求的修改方案也是不被允许的。

　　若审查意见通知书没有指出本文第一部分案件描述中权利要求的缺陷，申请人若想克服该缺陷该如何处理呢？第一种处理方式：若原申请文件中对技术方案C有明确的文字记载，申请人可以将技术方案C分案申请，或者申请一个在后申请，保护技术方案C，要求第一部分案件描述中发明的优先权。第二种处理方式：若原申请文件对技术方案C没有明确的文字记载，而原申请文件中所记载的技术方案A和技术方案B可以直接地、毫无疑义地确定技术方案C时，则可以申请一个在后申请，保护技术方案C，要求第一部分案件描述中发明的优先权。第三种处理方式：将原申请文件中的从属权利要求2修改为一个与权利要求1并列的独立权利要求。可以理解的是，第三种处理方式无法保护上位的技术方案C，保护范围较小，可以在添加技术方案C作为新的独立权利要求的修改方案不符合专利法第33条的规定时使用。

　　在实务操作中，当添加技术方案C作为新的独立权利要求的修改方案满足专利法第33条规定时，若审查意见通知书没有指出本文第一部分案件描述中权利要求的缺陷，申请人可以与审查员沟通该添加技术方案C作为新的独立权利要求的修改方案，审查员会依据是否影响审查程序的角度做出是否允许该修改的结论。

　　并且，还需要注意的是，在审查过程中，当添加技术方案C作为新的独立权利要求的修改方案满足专利法第33条规定时，申请人对申请文件按照上述修改方案进行了修改，即使不符合专利法实施细则第51条第3款的规定，但是，只要该申请被授权，在无效程序中，该保护技术方案C的新的独立权利要求也是有效的。

　　四、结论

　　针对本文第一部分案件描述中权利要求的缺陷，所采用的修改方案为添加技术方案C作为新的独立权利要求。首先，该修改方案要满足专利法第33条的规定。其次，该修改方案符合专利法第33条规定的前提下，一方面可以在专利法实施细则第51条第1款规定的两个主动修改的时机进行主动修改，另一方面也可以在满足专利法实施细则第51条第3款的规定的情况下进行被动修改。当该修改方案符合专利法第33条规定，但是不符合专利法实施细则第51条第3款的规定时，可以采用分案或者要求优先权的方式获得一个保护技术方案C的新申请。

　　以上为笔者的个人观点，若有不妥之处，还请读者批评指正。