浅谈权利要求的布局

2007-11-05
文/北京集佳知识产权代理有限公司 林哲生

权利要求书划定了专利的保护范围，为侵权判定的主要依据，权利要求的撰写十分重要，对负责撰写的专利工程师或者专利代理人来讲更是一项十分专业、又极具难度的工作，既要求专利工程师或者专利代理人具有本专利申请所涉及的技术知识，熟知相关的法律法规规定，更要清醒地认识所申请专利可能得到的最大保护范围，以及授权后可能的稳定性，然后才能动手进行技术方案提炼，并且用简洁、清晰的语言，撰写出一份高质量的权利要求书。

相对于质量较高的专利申请文件，我们不得不承认，很多专利的公开文本中的权利要求书因撰写者素质、技术交底书的质量等因素的影响而质量不高，甚至存在诸多隐患，其中比较严重的隐患之一表现为权利要求布局的不合理。权利要求布局的不合理的一种典型情况例如没有全面包含必要的方法、系统、关键装置、关键部件的独立权利要求，导致丧失原本可以获得的权利，进而致使无法给专利权人带来全面、有效的保护。

企业申请专利的最终目的不是获得授权，而是授权后的使用，所以在申请专利时，应该从产业链的角度重点考虑权利要求的覆盖对象和覆盖范围，否则，将会降低专利的价值。

有效、合理的专利布局应该遵循以下几个原则：

1、制造侵权优先原则

我们都知道，实施专利的行为包括：为生产经营目的而制造该专利产品；为生产经营目的而进口该专利产品；为生产经营目的销售、许诺销售和使用该专利产品。

下面仅从制造侵权和使用侵权的比较阐述制造侵权优先的重要性。

专利法定义，“制造专利产品”是指通过机械或者手工方式做出的具有权利要求（尤其是独立权利要求）所记载的全部技术特征的产品。“使用专利产品”是指使用具有权利要求所述技术特征的产品。制造侵权和使用侵权无论在保护力度上还是侵权判定的直接程度上都有很大差别。

世界各国包括我国的专利法都对专利产品的介绍提供了“绝对”的保护，也就是说，不论制造者的主观意愿如何，也不论制造者是否实际知晓专利权的存在，只要是不经过专利权人同意而制造专利产品都会构成侵犯专利权的行为。在实施专利的几种行为中，专利法对制造行为所提供的保护最为严格，换句话说，专利法对制造侵权行为的判定也最为直接和严格。

与专利法对专利产品的制造行为提供“绝对保护”不同，专利法对产品的使用行为所提供的是“相对保护”，若要使用者承担全部民事责任，必须满足两个条件：①、使用的产品是未经专利权人许可而制造的；②、使用者必须是故意侵权。专利法第六十三条第一款（一）规定，专利权人制造、进口或者经专利权人许可而制造、进口的专利产品或者依照专利方法直接获得的产品售出后，使用该产品，不视为侵权行为（也即专利法规定的权利用尽原则）。并且，专利法还规定，使用者不知道未经专利权人许可而制造或者售出的专利产品，并且能够证明其合法来源的，不承担赔偿责任；由不知道到知道的转化是由专利权人发出通知或者告警来实现的，所以，如果没有接收到专利权人发送的通知或者告警，使用者即使知道其使用的产品属于专利产品，其仍然可以继续使用，直到接收到专利权人发送的通知或者告警为止。而从使用者开始使用该专利产品到专利权人发出通知或者告警的这段时间很有可能会是很漫长的，所以这给专利权人带来的损失是不可估量的。

下面通过一个具体例子阐述制造侵权优先的重要性。

笔者前段时间负责撰写某公司（下面简称为Z公司）一件专利申请，该专利申请的技术方案涉及一种具有过流保护作用的装置（下面简称A装置），在与Z公司发明人和专利负责人沟通过程中，了解到A装置可以应用在各种电路中，最有可能应用在B电路或者C电路中，所以笔者撰写了三个独立权利要求:一种A装置，一种包含该A装置的B电路，以及一种包含该A装置的C电路，但是Z公司的专利负责人在看完笔者撰写的申请文件后，要求删去后两个独立权利要求，他认为只需要申请保护A装置就可以了，因为他人无论制造该A装置，或者制造包含该A装置的B电路，或者制造包含该A装置的C电路，都属于侵权，所以没必要申请保护B电路和C电路。

笔者向Z公司的专利负责人阐述了制造侵权的必要性，以及只包含A装置的独立权利要求存在的潜在风险之后，该公司的专利负责人最终改变了看法，听取了笔者的意见。

如果只撰写保护A装置的独立权利要求，会存在以下风险，很有可能会在后续的侵权纠纷中给专利权人带来不利：

①、如果所述A装置作为独立的产品被Z公司出售，则Z公司的竞争对手（假设为X公司）可以从市场购买到该A装置，并将该A装置应用在B电路或者C电路中，由于权利用尽原则，X公司的行为不属于侵权行为，Z公司无权要求X公司承担赔偿责任。

②、在Z公司将所述A装置作为独立的产品出售，同时，Y公司制造并销售该A装置，X公司从Y公司购买到所述A装置，并将该A装置应用在B电路或者C电路中，则Z公司只能要求Y公司承担赔偿责任，而X公司可以以不知道该A装置是未经Z公司许可而制造并售出的专利产品为由拒绝赔偿，由于X公司可以证明其使用的A装置来自于Y公司，所以Z公司无法要求X公司承担赔偿责任。另外，即使所述A装置不作为独立的产品出售，Y公司制造该A装置，并销售给X公司，当涉及侵权纠纷的时候，X公司仍然可以以不知道该A装置是未经Z公司许可而制造并售出的专利产品为由拒绝赔偿，Z公司仍然无法要求X公司承担赔偿责任。另外，即使是可以判定X公司的侵权行为属于故意侵权，其赔偿金额是无法与制造侵权的赔偿金额相比的。

如果权利要求书中包含了B电路和C电路的独立权利要求，则可以避免上述问题的出现，根据制造侵权的定义，上述X公司通过购买该A装置，并应用在B电路或者C电路中的行为属于制造侵权行为，也就是说，不论X公司的主观意愿如何，也不论X公司是否实际知晓专利权的存在，只要是不经过专利权人Z公司的同意而制造A装置、B电路或C电路，都会构成侵犯专利权的行为。Z公司可以要求X公司承担赔偿责任，并且赔偿日期从制造之日起计算。

所以代理人在撰写申请文件时，应该与发明人进行充分沟通，充分了解技术放案的同时，还要了解该发明可能存在的各种应用，从产业链（直接竞争对手、下游的供应商、上游运营商）的角度去思考权利要求的布局。

2、方法和装置并重原则

根据审查指南第9章第四节的有关规定，对于涉及计算机软件的专利申请来说，其权利要求书的独立权利要求可以写成一种方法权利要求，也可以写成一种装置权利要求。所以在原本可以同时包含方法权利要求和产品权利要求的权利要求书，如果只单独包含其中的任意一个都会给专利权人带来一定程度上的权利损失。

方法发明通常可以分为三种类型：制造加工方法、作业方法和使用方法，其中除了制造加工方法能够享受“延伸保护”，也就是将方法专利权的保护延伸到依照该方法所直接获取的产品，而对于后两种方法来说，实施专利的行为仅仅是“使用该方法”。所以对于只包含方法权利要求的专利申请，根据专利法，最终用户通常是不会直接侵犯专利权的（因为其行为非“生产经营目的”），而生产使用该方法的产品的制造商通常也不会侵犯方法专利权，因为它没有使用这个方法，它仅仅将该专利方法装入其产品，使其产品具有使用方法后的功能，因此，产品制造商没有专利法中规定的侵犯方法权利要求的行为，没有直接侵权。根据北京高法的有关专利侵权的意见，虽然在北京法院的管辖范围内可以直接追究为最终用户制造装有专利方法的产品的产品制造商的“间接侵权”责任。但是，根据同一个意见的其它条款，认定是间接侵权的举证难度较大。根据这些条款，如果专利权人仅有方法权利要求，专利权人就只能通过间接侵权来保护自己的权利，增加了专利权人行使权利的难度和代价。所以，很显然，仅仅具有方法权利要求很难对一项发明创造进行全方位保护。

对于通信领域的方法申请，由于使用该方法的，一般是运营商，为此，许多企业专利负责人常会认为申请方法发明没有意义，因为其不会去告运营商侵权。确实，产品制造商一般情况下是不会去告运营商侵权的，但不代表该方法专利没有意义，该方法专利可以在运营商的招标中起到杠杆的作用，从而使得在其与竞争对手抢占市场过程，或者合作谈判中占据主动地位。

综上，可以看出，合理、有效的权利要求布局对专利权人权利进行全面、有效的保护，需要代理方与企业方之间的充分沟通、交流，才有可能构建合理、有效的权利要求布局。

　

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