从一个无效案例看充分公开的判断

2009-11-10
文/北京集佳知识产权代理有限公司 田军锋

　　一、案情简介：

　　2006年9月22日，专利复审委员会作出第8682号无效宣告请求审查决定。该决定涉及名称为“残酒回收机”的第03259223.X号实用新型专利，该专利的授权公告日为2004年7月21日，申请日为2003年7月1日。

　　本专利授权公告的独立权利要求1为：

　　“1、一种残酒回收机，其特征是：它包括气缸(1)、压板(2)、调节板(3)、冲孔头(4)和导管(5)；压板(2)位于调节板(3)的下方，并分别安装在气缸(1)上受气缸(1)上下驱动；对瓶盖冲孔的冲孔头(4)安装在压板(2)上；将瓶中的残酒导出的导管(5)安装在调节板(3)上；导管(5)穿过冲孔头(4)的轴向通孔并可上下相对移动；在冲孔头(4)上设有向瓶内供气的通孔(6)。”

　　针对涉案专利，请求人向专利复审委员会提出无效宣告请求，其无效理由之一是本专利不符合专利法第26条第3款的规定。

　　本案中，请求人主张：首先，本专利中的单一气缸无法完成冲孔和导管上下运动这两个动作；其次，在本专利的说明书中并未记载如何保证在回收酒液用的导管中始终充满二氧化碳或氮气的技术方案，从而无法实现利用二氧化碳气或和氮气回收酒液的发明目的。因此本专利不符合专利法第26条第3款的规定。

　　合议组认为，判断一项专利是否符合专利法第26条第3款的规定，应当以所属技术领域的技术人员按照说明书记载的内容，能否实现该专利的技术方案，解决其技术问题，并且产生预期的技术效果为判断标准。

　　首先，在本专利说明书第2页第2段记载有如下内容：“采用气缸作为动力源，并选用伸缩缸使得冲孔、导管伸入两个动作由单一气缸就可完成”，根据专利权人提交的《机械设计手册》第21－26页表21－3－1汽缸的类型与特点可知：“伸缩式汽缸属于活塞式特殊作用汽缸的一种，伸缩式汽缸以短缸筒获得长行程，活塞杆为多段套筒形状。分单作用型和双作用型”，由此可以证明，有关伸缩气缸的结构及工作原理属于所属技术领域技术人员所掌握的普通技术知识。所属技术领域技术人员根据说明书中的记载并结合其自身所掌握的常规技术知识，能够实现采用伸缩气缸完成冲孔和导管伸入两个动作，即两个动作由单一汽缸来完成。

　　其次，本专利说明书第1页第3段记载有：“本实用新型的目的是针对现有技术存在的问题，提出一种利用二氧化碳气体或氮气回收残酒的装置”。说明书第1页的倒数第1段到第2页第1段记载有如下内容：“本实用新型的工作原理是：从罐装线上取下的残酒装箱后，运至残酒回收机，将回收箱放到回收装置工作台上，此时气缸工作，压头先冲开酒瓶盖头，导管伸入到酒瓶下方，同时自动向瓶内充进二氧化碳气体，使瓶中的酒在二氧化碳的压力下通过导管流出，汇总后流入啤酒精滤装置，经过精密过滤后流入清酒罐”，所属技术领域的技术人员在阅读了本专利的说明书，特别是上述内容之后，能够按照本发明的残酒回收机的具体结构以及工作原理来实施本专利的技术方案，并实现利用二氧化碳气体或氮气回收残酒的目的。

　　综上，所属技术领域的技术人员按照说明书记载的内容，结合其自身所掌握的常规技术知识，能够实现本实用新型专利的技术方案，解决其技术问题，并且产生预期的技术效果，因此合议组对请求人提出的本专利不符合专利法第26条第3款的主张不予支持。

　　二、案例评析：

　　本案涉及说明书是否充分公开的判断，主要涉及两个焦点问题，其一、权利要求限定的技术方案与说明书充分公开的关系；其二、说明书充分公开的判断主体问题。

　　首先，众所周知，专利法第26条第3款是专利法实施细则第64条规定的无效条款。通常，无效宣告请求人对某项专利权提出无效宣告请求所针对的均是该专利的权利要求，而且无效宣告请求审查的结论包括，维持专利权有效，宣告专利权全部无效和部分无效三种，其所针对的也均是权利要求。然而专利法第26条第3款实质上是对专利说明书的要求。那么在无效宣告请求审查阶段，权利要求所限定的技术方案与说明书充分公开之间存在什么关系呢？

　　考虑这个问题首先需了解专利权利要求和说明书的作用以及专利法第26条第3款的立法宗旨。专利权利要求书的主要作用在于限定专利权的保护范围，而说明书的主要作用在于公开发明或实用新型的技术方案。专利法是一种的“以公开换取保护”的机制。专利法通过授予专利权而使发明人获得的利益与发明人通过公开专利技术而对社会作出的贡献是相匹配的。也就是说，发明人获得其对发明的专利权是以向社会公开其发明为代价的。如果发明人充分公开了发明的技术方案，使公众能够实施该发明，即对社会的技术创新作出了贡献，那么应当授予该发明专利权，从而发明人将获得由专利权的保护而带来的各种利益。反之，如果发明人未充分公开发明的技术方案，使公众不能实施和利用该发明，也就是说并未对社会作出贡献，那么该发明就不应当被授予专利权，从而发明人不能获得由专利权带来的利益。

　　因此在无效宣告请求审查阶段，基于专利法第26条第3款宣告专利权无效，实质上是由于权利要求所要求保护的技术方案在说明书中未充分公开，故宣告该权利要求无效，而并非对专利说明书宣告无效。对于无效宣告请求人提出的有关专利法第26条第3款的无效宣告理由，合议组需要判断请求人提出的未充分公开的具体方案是否在权利要求中有所涉及，假如有所涉及，则合议组需要进一步判断该具体方案是否确实未满足充分公开的要求。而对于那些在权利要求书中未要求保护的技术方案，即便是该方案未在说明书中充分公开，也不应宣告专利权无效。

　　就本案而言，由于请求人提出的说明书未公开的有关“汽缸”及“利用二氧化碳气或氮气回收酒液”的方案在独立权利要求1中均已涉及，因此，合议组在分析说明书中对上述方案公开程度的基础上得出了权利要求所要求保护的技术方案在说明书中已充分公开满足专利法第26条第3款规定的结论。

　　其次是说明书充分公开的判断主体问题。专利法第26条第3款规定：“说明书应当对发明或者实用新型作出清楚、完整的说明，以所属技术领域的技术人员能够实现为准”。根据上述法律条款的规定，发明或实用新型是否满足充分公开的要求，应当基于所属技术领域的技术人员的知识来进行评价。也就是说判断是否充分公开的主体应当是所属技术领域的技术人员。纵观专利法，“所属技术领域的技术人员”这个在专利领域非常重要概念仅在该条款中出现，因此足以说明这个概念对于判断充分公开的重要性。

　　说明书的记载要达到何种程度，才算满足充分公开的要求？这一点与判断的主体密切相关，假如判断的主体发生变化，必然会造成判断结论大相径庭。设想对于某技术领域的专家来说，也许仅需给出最关键的有关发明点的技术信息就已经能够实施该发明或实用新型；而对于该技术领域以外的人来说，或许还必须补充很多该领域的常规技术知识，才能使其理解发明或者实用新型的技术方案。法律设定“所属技术领域的技术人员”这一概念的目的，在于统一判断标准，尽量避免主观因素影响判断结果。因此专利法第26条第3款中规定的“以所属技术领域的技术人员能够实现为准”，其含义是所属技术领域的技术人员在阅读说明书的内容之后，就能够实现该发明或者实用新型的技术方案，解决其技术问题，达到其预期效果。

　　《审查指南》第二部分第四章第2.4节对“所属技术领域的技术人员”给出了如下定义：“所属技术领域的技术人员，也可称为本领域的技术人员，是指一种假设的“人”，假定他知晓申请日或者优先权日之前发明所属技术领域所有的普通技术知识，能够获知该领域中所有的现有技术，并且具有应用该日期之前常规实验手段的能力，但他不具有创造能力。如果所要解决的技术问题能够促使本领域的技术人员在其他技术领域寻找技术手段，他也应具有从该其他技术领域中获知该申请日或优先权日之前的相关现有技术、普通技术知识和常规实验手段的能力。”根据上述定义，“所属技术领域的技术人员”知晓申请日或者优先权日之前发明或实用新型所属技术领域所有的普通技术知识。在本案中，专利权人提交的《机械设计手册》中关于“伸缩式汽缸”的结构及工作原理属于本领域的普通技术知识，是本领域技术人员应当知晓的。因此，本领域技术人员结合说明书中记载的信息以及其本身具备的常规技术知识，就能够实现“采用伸缩气缸完成冲孔和导管伸入两个动作，即两个动作由单一汽缸来完成”的技术方案，解决其技术问题，达到其预期效果。因此，请求人关于本专利未充分公开的观点不能成立。

　

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