浅议新《商标法》中审查意见的荣耀回归

2013-10-28
文/集佳知识产权代理有限公司　姜丽颖

　　我国的《商标法》自1983年开始施行后，已经过了1993年2月22日、2001年10月27日的两次修正，2013年8月30日第十二届全国人民代表大会常务委员会第四次会议通过了《关于修改〈中华人民共和国商标法〉的决定》，这是商标法的第三次修正，并将于2014年5月1日起施行。

　　本次修法，在第三章“商标注册的审查和核准”中增加了一条，即第二十九条，“在审查过程中，商标局认为商标注册申请内容需要说明或者修正的，可以要求申请人做出说明或者修正。申请人未做出说明或者修正的，不影响商标局做出审查决定。”

　　新《商标法》增设审查意见，对大多数人来说，可能算是新鲜事物，但对于2001年10月以前已从事商标代理业务的人士来说，却并不陌生，因为在1993版《商标法》的配套实施细则中是存在审查意见这个内容的。

　　一、法规演变

　　1993年7月15日国务院批准第二次修订的《商标法实施细则》中，第十六条第二款规定：“商标局认为商标注册申请内容可以修正的，发给《审查意见书》，限其在收到通知之日起十五天内予以修正；未作修正、超过期限修正或者修正后仍不符合《商标法》有关规定的，驳回申请，发给申请人《驳回通知书 》。”

　　但在2001年的二次修法后，在2002年8月3日国务院令第358号公布并自2002年9月15日起施行的《商标法实施条例》中，删掉了“审查意见”这一条款，同时增加了第二十一条，“商标局对受理的商标注册申请，依照商标法及本条例的有关规定进行审查，对符合规定的或者在部分指定商品上使用商标的注册申请符合规定的，予以初步审定，并予以公告；对不符合规定或者在部分指定商品上使用商标的注册申请不符合规定的，予以驳回或者驳回在部分指定商品上使用商标的注册申请，书面通知申请人并说明理由。” 业内普遍认为，该条例以部分驳回形式取代了审查意见。

　　本次商标法修正案，不仅将审查意见的形式又恢复了，而且还上升到了法的高度。

　　那么，在1993版《商标法》下，哪些情况会下发审查意见书呢？

　　二、93版审查意见书类型

　　当时的审查意见书大体有以下几种情形：

　　1、实质审查时，发现申请注册的商标在部分指定商品上与在先商标存在冲突，要求删去部分商品的情形。例如，某某公司申请的某某商标，因文字部分（或图形部分或全部）与某公司在类似商品上已注册的（或已初审公告的）第某号商标相同或近似，要求在期限内，删去造成冲突的部分商品。

　　2、实质审查时，发现申请注册的商标部分要素与在先商标相冲突，要求删去申请商标中某一要素的情形。例如，某某申请人申请的某某商标，与他人已注册的、或已初审公告的第某号商标相同或近似，要求在期限内，如商标文字相同（近似），删去文字，如商标图形相同（近似），删去图形。

　　3、商标中包含有违反禁止性条款的内容，但又具有显著部分，那么可能会下发审查意见，要求将违禁部分删去。例如，在茶叶商品上，某某申请人申请了“**名茶”，实审时，申请人会收到审查意见，要求将“名茶”二字删去。再如，某商标中含有一个涉嫌夸大宣传的词语“BEST”，通过审查意见，将“BEST”删去即获准通过。

　　4、商标中含有某种指定商品的通用名称，但申请的其它商品并不与其完全一致，易导致误认，这种情况下，实审时，通常会下发审查意见，要求将商标中的通用名称部分去掉，例如，某公司在“纺织织物、毛织品、内衣用织物”商品上申请了“某某毛织”加图形的组合商标，但因为只有“毛织品”一项商品与“毛织”二字吻合，其它两项商品与其并不一致，因此，商标局下发了审查意见，要求将商标图样中的“毛织”二字去掉，并重新提交修改后的商标图样。

　　5、要求声明放弃专用权。商标中缺乏显著性的部分，或者是直接表述了指定商品的通用名称、图形或其它特点部分，如果在申请时没有声明放弃专用权，那么，实审时就会下发审查意见书，要求声明放弃专用权。例如，某公司在电脑等商品上申请了一个具备显著部分的但带有“PC-TECH”字眼的商标，其中，“PC-TECH”就通过审查意见，声明放弃专用权而获得保留。

　　由此可见，93版审查意见书既涉及绝对理由的审查，也涉及相对理由的审查。

　　三、新版审查意见类型推测

　　笔者认为，无论是针对绝对理由，要求申请人修改或删除违禁部分，还是针对相对理由，要求申请人删除冲突部分，都一定程度上保证了申请人的利益，因此，审查意见书的回归，无疑令人振奋。然而，新修正案下的审查意见，还会涉及这些内容吗？在实施细则出台之前，我们不妨尝试分析一下。

　　（一）、新修正案中明确规定了注册审查时限，即第二十八条：“对申请注册的商标，商标局应当自收到商标注册申请文件之日起九个月内审查完毕，符合本法有关规定的，予以初步审定公告。”该条款明确地、且史无前例地规定了审查时限，而且没有例外延期的规定。

　　我们知道，商标优先权申请的期限为６个月，也就是说，自商标申请之日起，至少６个月内是不可能开始实质审查的。这就意味着，实质审查结论要在最长三个月内做出，从时限要求来说，大量的审查意见不太可能，而商标近似冲突的情况是大量存在的，这就使得针对相对理由下发审查意见不太现实。

　　（二）、９３版《商标法》是没有部分驳回形式的，而本次修法仍是修正案的形式，即，没修改的部分依然保留，因此，2001版《商标法》下的部分驳回仍然存在。既然存在部分驳回程序，那么，针对在先近似冲突问题也就没有必要非得通过下发审查意见来解决。

　　（三）、国际上少有国家因相对理由而下发审查意见。

　　基于以上分析，新的审查意见很可能仅涉及绝对理由，只有在涉及审查员不太明白的地方时，才会下发审查意见，要求说明情况或适当修正，也算是审查员与申请人之间有一沟通的机会。

　　我们知道，本次修正案，主要目的是为了适应国内经济发展的需要，本着服务申请人、利益申请人的目的，故将审查意见这一形式重又提出，无疑体现了官方希望改进工作的愿望。

　　而笔者认为，９３版的审查意见，其最大好处、也是其最精彩之处就在于通过答复审查意见，可以将申请人申请商标或指定商品中违规或冲突部分去掉，有效部分保留。比如商标中部分元素不能通过，通过审查意见，将该部分删去，而不是整个商标被驳回。显然，这种做法既高效又节约，维护了申请人的利益，更加公平合理。

　　尤其是，当申请的商标在部分商品上与在先商标中的某一要素冲突，倘若能够通过审查意见给申请人一个选择权，由申请人自己决定是选择删去商品，还是修改商标，那将是惊人的进步。

　　然而，如前分析，由于审查时限等客观因素的制约，新版审查意见必将很难顾及这些内容，因此，它将要起到的服务申请人的作用也必将大打折扣，果真如此的话，恐怕不能不说是一种缺憾。

　　不管怎样，在绝对理由方面，笔者认为，放弃专用权声明还是有必要的，2001年第二次修改了商标法后，实务中，对于商标中的缺乏显著性部分、或通用名称部分等不再要求声明放弃专用权，不声明视为自动放弃。事实上，因为可以不声明放弃专用权，造成了非专用部分的不清晰，结果使得某些商标中的非专用部分竟然成为在先权利而阻止了在后商标的合理注册使用，这样显然是不公平的。因此，对于应放弃而未声明放弃的部分还是应当通过审查意见来解决。

　　当然，究竟什么情况下会下发审查意见，我们拭目以待配套实施细则的出台，即使涉及到相对理由，通常情况下，答复审查意见，只有删减商品或商标的组成要素的可能，而不会允许增加商品或商标要素。

　　四、国外审查意见借鉴

　　如前所述，本次修法是基于服务国内商标注册申请人和使用人目的的，而且，审查意见的回归也部分体现了这一用意。那么笔者建议，在实务中，比如，审查意见书也能够借鉴我国专利局以及其它国家商标主管机关的一些先进做法。

　　其实，审查意见这种形式在国外也是很普遍的，象美国、加拿大、韩国等都是采用这种形式的。

　　笔者有一客户曾申请了加拿大的商标，当时审查员认为商标本身显著性存在问题，就下发了审查意见，但客户对此有不同的看法，于是通过代理组织，按照审查意见书上留的审查员的电话，与审查员进行了沟通，结果审查员就采纳了我们的意见，最后这个商标顺利注册。这件事给笔者留下了深刻的印象，感觉加拿大审查员在审查过程中与申请人的这种平等互动很值得我们学习。

　　因此，笔者认为，既然审查意见这种形式再次启用，那么也应该在93版的基础上有所改进，不妨借鉴一下国外的先进做法，使这一形式进一步完善，例如，在审查意见书也留下审查员的联系方式，以便申请人或代理人在必要时联系沟通，毕竟，一个人的学识无论如何渊博，终究是有限的，有时，一个问题经过沟通是可以达成共识的。当然，我国每年的商标申请量都很大，审查员可能担心留了联系方式，会不胜电话侵扰。笔者相信，有问题的应该是少数，而且，为了提高审查质量，也应该有此改进。

　　五、专利审查意见借鉴

　　众所周知，在专利领域，一直是存在审查意见这种形式的，专利有一通、二通、三通，甚至N通，在审查意见书上，留有审查员的姓名、审查部门、电话，代理人需要时会和审查员电话沟通，从而，申、代、审三方的沟通会更充分一些，当然，新的《商标法》规定了商标的审查时限，这就要求质量与效率兼顾。不管怎样，在实践中还是应借鉴专利局的做法，应该留有更快捷的沟通渠道。

　　综上所述，审查意见书这种形式在1993-2001年实行了8年后暂时退出了历史舞台，如今再次恢复，不能不说是件幸事，希望在执行中能够真正发挥其服务申请人的功能。

　

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