文/集佳知识产权代理有限公司   杨五

 在企业商标使用和管理过程中，事实上商标许可事务是一个老问题，也是一个经历了法律和市场层面多年研究而日臻完善的制度，本应该是没有更多可以研究和讨论的内容，但是，从近些年发生的的一些商标法律纠纷案件来看，追溯到产生纠纷的本源，或者说如果能从商标许可环节能够有效杜绝的话，很多问题或许不会成为今天争论的焦点，特别是从去年开始的“王老吉”商标许可纠纷案，引起业内极大的关注和讨论，虽然该案尚未盖棺定论，对于案件事实和结论方面，本文暂不做更多论述，而仅从商标许可使用过程中，以此为契机，讨论几点在商标许可过程中，很可能会被人忽视而为后续发生纠纷埋下重大隐患的问题。

一、关于商标许可约定中的产品和市场分割问题。为什么探讨这个问题，原因是商标许可不同于商标转让，之所以商标权人没有选择彻底让渡商标权，无外乎会有考虑自身也保留使用该商标的权利，或者将来收回该商标资产，因此，商标许可的方式，也就分为普通许可、独占许可和排他许可。其中，排他许可从法律效果上来看，接近商标转让，只不过是附期限的，关于市场如何分割的问题，比较好解决，而普通许可和独占许可，由于同一商标会存在多个商业使用主体，势必会存在产品如何区分、市场如何分割等问题。这个问题如何解决，带着这个问题，本文试着从普通许可和独占许可的不同类型来进行探讨。

首先，以普通许可来说，这一许可行为多发生在同一企业集团的不同子公司之间，各子公司都需要使用母公司的商标，这种许可除了可以通过许可合同来约定产品和市场的划分，同时更可以借助总公司的行政管理来协调不同子公司之间的使用行为，往往不易发生纠纷。但是，如果是许可给没有企业关联关系的第三方使用，多表现为非直营的连锁加盟，商标权人将商标许可给某一被许可人使用，同时还可以许可给更多的被许可人使用。如果，在商标许可过程中，没有做出具体的约定，就会存在产品和市场如何区分，发生商业纠纷如何救济的问题。举例来说，商标权人将商标许可给A省某企业使用，同时又许可给B省某企业使用，结果在经营过程中，A省企业发现B省的市场和产品销售更好，则将大量产品以较低的价格倾销到B省，导致B省企业利益受到侵害，这种现象在企业经营管理中，通常俗称为串货行为，这种行为对于许可和被许可方都可能造成严重的伤害。因此，解决这个问题，我们看到，在商标许可合同的一般性条款中，都有约定商标许可使用的范围，这里的“范围”是一个广义的概念，从法律角度来说，这个概念至少应当包括：商标图样的范围、商品的范围、地域的范围以及时间的范围等。商标图样和时间范围比较好约定，关于地域的范围，如果是普通许可则尤为重要，由于原则上商标权在一国范围内是没有地域限制的，商标权人为了达到商业和经营管理的目的，往往需要限制不同的被许可人在一定的地域范围内进行经营，这样，我们就能够能解为什么普通商标许可协议对于被许可使用商标的地域范围作出明确的规定，其目的就在于避免因为不同被许可人无序竞争所导致的冲突和纠纷。而关于商品范围的约定，存在两个层面问题，一是一件注册商品会被核准使用在多件商品上，商标权人可以选择在不同的商品上许可给不同的被许可人使用，比如同是第九类的一件注册商标，商标权人可以将0901群组的“计算机周边设备”产品许可给其中一家企业使用，同时又可以将0910群组的“测量仪器”产品可给另外一家企业使用，这样来达到产品和市场区分的目的，二是即使是同一个商品，也可以通过具体的约定来进行产品和市场划分。这里以“王老吉”的商标许可为例，在广药给香港鸿道集团的商标许可使用合同中，我们看到，有约定香港鸿道集团在红色纸包装和红罐包装上使用“王老吉”商标，而广药集团保留在绿色纸包装上使用“王老吉”商标的权利，从这个许可合同的条款来看，其达到了在同一类产品上以区分包装的许可方式来进行产品和市场划分，确实是一个很好的先例。总结这一点，在商标的普通许可和独占许可协议中，需要对许可范围进行明确且准确的约定，以划分产品和市场，可以有效的避免因此类问题所产生的纠纷。

二、关于禁止注册和使用的问题。由于我国的商标法律规定，未经注册的商标，只要未侵犯他人的商标权，且不违反商标法的禁止使用规定，则可以作为未注册商标使用。因此，商标的许可人则会存在如下法律风险，一是商标的被许可人可能会出于培育自有的子品牌考虑，将被许可使用的商标与自有的商标组合使用，甚至在规避商标注册的近似审查规则条件下，进行对组合商标的注册申请。比如，中外合资的汽车厂商经常在同一辆车上，既使用被许可的商标，同时也使用合资企业自有的商标。二是将被许可商标的翻译名称或者将该商标的别称进行使用和宣传，久而久之，该翻译名称或者别称渐渐建立起了商品与被许可人之间特有的联系，而这些翻译名称或者别称的权利归属将会产生纠纷。再一种可能的情况是，在使用被许可商标的同时，在产品上又添附了具有一定区别产品出处特征的其他投入，比如以“王老吉”案为例，鸿道集团在凉茶产品上使用被许可的“王老吉”商标同时，又自行设计了红罐的产品包装，并且申请了外观设计专利权，商标权与红罐的外观设计专利权分属不同的主体，然而，作为普通消费者，已经将红罐与王老吉建立起了一体的认识，所以，一旦商标许可行为结束，商标权与附属其上的其他权利相分离，则极易产生消费者混淆误认。

针对此类商标许可风险，建议商标许可方在商标许可协议中，至少应该明确以下几个方面的被许可人合同义务：（一）未经商标权人的许可，不得将其他具有显著性的文字或图形与被许可商标进行组合使用和注册；（二）未经商标权人的许可，不得使用和注册与被许可商标具有音译、意译或者其他称谓上关联性的文字或图形；（三）任何与被许可商标有关联性的产品名称、企业商号、包装设计和广告宣传，未经商标权人审核和批准，不得使用和注册。

三、关于被许可商标使用取得商誉分配的问题。

前述讨论的是在商标许可经营过程中，通过签署协议约定合同义务的方式，将预知的潜在法律风险予以规避。但是，随着市场经济的发展和日益新颖的商业模式不断出现，往往很难在许可协议中对于各种可能在未来出现的纠纷进行全面而准确的约定。比如，在十年前如果约定被许可人商品销售的地域范围，但是十年后的今天，你很难准确的区分通过电子商务产品销售地域问题；再如十年前约定被许可人在计算机周边设备上使用被许可商标，但是当“机顶盒”等新产品出现后，被许可人是否可以在此类商品上使用被许可商标，等等。再以“王老吉”案为例，事实上广药集团与鸿道集团签署的商标许可使用协议，在当年看来已经将双方的权利义务约定的十分明确，但是百密一疏，唯独就鸿道集团使用红色包装所产生的商誉，在商标许可终止后如何归属的问题，没有进行明确约定，导致今天双方如此大的争执。

针对该问题，事实上本应该没有很多的争议，因为一般而言，商标许可合同终止后，被许可人停止使用被许可商标，被许可商标上积累的商誉归许可人所有，这已经是商标法领域的基本共识。在判断被许可人是否通过包装、装潢或其他与商品有关的使用获得独立商誉时，应当遵守“被许可人在被许可商标上添附的商誉”归属于许可人的基本原则，尊重商标归属的内在逻辑，重视消费者所感知的未注册商标与特定厂商（被许可人）之间的联系。如果消费者将与被许可商标相关的标示与被许可商标联系在一起，则该标示的商誉归属于许可人。反之，则有可能认为被许可人取得该独立商誉。以“王老吉”案为例，如果大多数消费者都以为红色包装是“王老吉”凉茶的特有包装，而法律许可非“王老吉”牌的产品使用该红色包装，则不可避免地会引发混淆，让很多消费者误以为该产品也是“王老吉”牌凉茶。

因此，从保护商标许可人的权益角度考虑，虽然法律的一般规定，商标许可过程中被许可商标上积累的商誉全部归属于许可人。但是，这并不意味着被许可人在许可过程完全不能获得独立的商誉。法律推定商标许可的被许可人负有上述附随义务，符合商标许可的实践。在商标许可合同中，如果商标权人对于许可终止后的情形有所预见，通常会选择通过合同限制被许可人在商业活动中使用被许可商标，比如，要求被许可人在合同终止后停止使用一切带有被许可标志的广告宣传材料。所以，对于未预见的法律风险，就需要商标权人在商标许可协议中，尽量通过兜底性的约定来规避，比如，约定在许可终止后被许可人不得继续使用被许可商标的附随义务，包括但不限于被许可人不得继续利用被许可商标的商誉获利的内容，以及被许可人负有避免在商业场合直接或间接提及被许可商标的附随义务。